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10454-2021-LIMA
Sumilla: INFUNDADO. EN EL PRESENTE CASO, SE COLIGE QUE, LA DEMANDANTE PRETENDE REGISTRAR CON UN SIGNO DISTINTIVO EL CUAL TIENE UN CIERTO GRADO DE SEMEJANZA CON OTRO, EN ESE SENTIDO, SE DEBE EFECTUAR UNA COMPARACIÓN PARA DETERMINAR SI EXISTE RIESGO DE CONFUSIÓN, RESOLVIENDO QUE NO EXISTE DICHO RIESGO, EN CONSECUENCIA, NO EXISTE ASOCIACIÓN NI CONFUSIÓN, SIENDO PERFECTAMENTE IDENTIFICABLE EN EL MERCADO.
Fecha de publicación (aaaammdd): 20230228
Fecha del documento: –
Índice fuente: JURISPRUDENCIA JUDICIAL
Repositorio oficial: Datos abiertos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SENTENCIA
CASACIÓN Nº 10454 – 2021 LIMA
SUMILLA: Para determinar el riesgo de confusión entre un signo solicitado a registro con una marca mixta registrada, es necesario, efectuar una comparación en forma conjunta de los elementos que conforman la marca mixta, apreciar cual es el elemento dominante, y en su caso, comparar el signo de la marca registrada con la marca solicitada. Lima, catorce de julio de dos mil veintidós LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. 1. VISTA la causa número diez mil cuatrocientos cincuenta y cuatro – dos mil veintiuno, con su acompañado en dos tomos; en Audiencia Pública virtual llevada a cabo en la fecha; integrada por los señores Jueces Supremos Quispe Salsavilca – Presidente, Cárdenas Salcedo, Yalán Leal, Bustamante Zegarra y Ruidias Farfán; luego de veri? cada la votación de acuerdo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1.1. OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN Se trata del recurso de casación de fecha once de diciembre de dos mil veinte, interpuesto a fojas cuatrocientos treinta y cuatro por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veintidós, expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha dos de noviembre de dos mil veinte, obrante a fojas trescientos ochenta y ocho, que revocó la sentencia de primera instancia, emitida mediante resolución número diez, de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos cincuenta y uno, que declaró infundada la demanda; y reformándola, declararon fundada la demanda; en consecuencia: nula la Resolución Nº 0865-2017/TPI- INDECOPI, por lo tanto, se ordena a la autoridad administrativa emita un nuevo pronunciamiento atendiendo a las consideraciones expuestas en la presente resolución. 1.2. CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN 1.2.1. Mediante auto cali? catorio de fecha uno de marzo de dos mil veintidós, corriente de fojas cincuenta y nueve del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, se declaró PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, por las siguientes causales: a) Inaplicación del inciso a) del artículo 45 y de los artículos 47 y 48 del Decreto Legislativo Nº 1075. Sostiene medularmente que la sentencia materia del presente recurso inaplica el inciso a) del artículo 45, y los artículos 47 y 48 del Decreto Legislativo Nº 1075, que contemplan que al encontrarnos ante dos signos a efectos de determinar si son confundibles se debe dar mayor relevancia a las semejanzas sobre las diferencias y en el caso que la comparación se realice entre los elementos ? gurativos se tendrá en cuenta: a) si las ? guras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida; b) sí las ? guras son distintas, si evocan un mismo concepto; dado que únicamente se ha centrado en establecer las diferencias entre los signos desde el punto de vista fonético y grá? co, sin determinar si los elementos ? gurativos que presentan suscitan una impresión visual idéntica o parecida o evocan un mismo concepto; lo que no debe confundirse con determinar si un signo es evocativo. Asimismo, a? rma que si se hubiera aplicado debidamente el artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075 y los artículos 47 y 48 del Decreto Legislativo Nº 1075, hubiera procedido a analizar los signos en su conjunto con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, evaluando el elemento ? gurativo que presentan para así determinar si dicho elemento en el signo solicitado y la marca registrada genera una impresión visual idéntica o parecida o si evocan un mismo concepto, susceptible de inducirlos a confusión indirecta, lo que según re? ere hubiera determinado que se declare infundada la demanda interpuesta. b) Interpretación errónea del inciso a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486. Alega esencialmente que la sentencia materia del presente recurso interpreta erróneamente el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 el mismo que contempla la imposibilidad de registrar signos confundibles entre sí, y que resulta fundamental en el presente caso donde la sentencia de segunda instancia considera que los signos confrontados no serían confundibles. La Sala Superior no ha interpretado adecuadamente la norma, al no tener en cuenta todos los aspectos a tomar en consideración cuando se analiza la existencia o no de riesgo de confusión entre dos signos. Asimismo, indica que en caso la recurrida hubiera interpretado correctamente el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, hubiera procedido a efectuar el análisis comparativo, teniendo en consideración los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que establece que la confusión se puede presentar de forma directa e indirecta, y tratándose de la comparación entre una marca mixta y una marca ? gurativa, se deberá determinar sí la ? gura que presentan son idénticas o parecidas o evocan un mismo concepto, procediendo a efectuar el examen comparativo entre los signos a ? n de determinar si resultan confundibles, lo que según indica hubiera determinado que la demanda se declare infundada. II. CONSIDERANDO: PRIMERO. ANTECEDENTES Previo al análisis y evaluación de las causales expuestas en el recurso de casación, resulta menester realizar un breve recuento de las principales actuaciones procesales: 1.1. DEMANDA: Mediante escrito de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas diez, subsanada a fojas ochenta y seis, Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (Entel SA), interpone demanda contenciosa administrativa, solicitando, lo siguiente: Pretensión principal: se declare la nulidad total de la Resolución Nº 865-2017/TPI-INDECOPI que declaró infundado su recurso de apelación contra la Resolución Nº 672-2016/CSD-INDECOPI, y en consecuencia con? rmó la denegatoria al registro de la marca de servicio en la Clase 9 de la Nomenclatura O? cial. 1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Con fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, a fojas ciento uno, la demandada Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad Intelectual contesta la demanda, solicitando que la misma sea declarada infundada. 1.3. REBELDÍA: Por resolución número cuatro del nueve de marzo de dos mil dieciocho, a fojas ciento ochenta y cuatro, se declara rebelde a la codemandada Tuenti Technologies Sociedad de Responsabilidad Limitada. 1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos cincuenta y uno, emitida por el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda. 1.5. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Nº 146-IP-2019 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, a fojas trescientos cincuenta y seis del expediente principal. 1.6. SENTENCIA DE VISTA, emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima con fecha dos de noviembre de dos mil veinte, inserta a fojas trescientos ochenta y ocho, que revocó la sentencia de fojas doscientos cincuenta y uno, que declaró infundada la demanda; y reformándola, declararon fundada la demanda; en consecuencia: nula la Resolución Nº 0865-2017/TPI- INDECOPI, por lo tanto, se ordena a la Autoridad Administrativa emita un nuevo pronunciamiento atendiendo a las consideraciones expuestas en la presente resolución. SEGUNDO. ANOTACIONES PREVIAS SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN 2.1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto, el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la cali? cación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No bastando la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de lo decidido. 2.2. En ese entendido la labor casatoria es una función de cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial, ejerciendo como vigilantes el control de derecho, velando por su cumplimiento “y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional.”1, revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica, correspondiendo a los Jueces de Casación cuestionar que los Jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los con? ictos. 2.3. Así también, habiéndose acogido entre los ? nes de la casación la función nomo? láctica, esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a veri? car un reexamen del con? icto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados ? nes, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. TERCERO. INAPLICACIÓN DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 45 Y DE LOS ARTÍCULOS 47 Y 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1075, E, INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN ANDINA 486 Como se advierte de los argumentos que justi? can las causales antes descritas, se encuentran estrechamente vinculadas, debido a que se pretende cuestionar el registro de la marca solicitada por la parte demandante. 3.1. A efecto de emitir pronunciamiento respecto de las causales que nos ocupa, es necesario describir lo que regula, la norma en comento, así tenemos: Decisión N°486 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. Decreto Legislativo Nº 1075 “Artículo 45.- Determinación de semejanza A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias” “Artículo 47.- Signos ? gurativos Tratándose de signos ? gurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Si las ? guras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida. b) Si las ? guras son distintas, si evocan un mismo concepto” “Artículo 48.- Signos mixtos Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento ? gurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente: a) la denominación que acompaña al elemento ? gurativo; b) la semejanza conceptual; y, c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento grá? co, con el objeto de identi? car la dimensión característica del signo.” 3.2. Hecha tal precisión, partimos señalando que, en relación a la infracción normativa por interpretación errónea, la doctrina ha señalado: “Habrá interpretación errónea cuando la Sala Jurisdiccional en su resolución le da a la norma un sentido que no tiene: aplica la norma pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente. La interpretación errónea de la norma es una forma de violarla (…) la interpretación errónea de una norma sustantiva por la Sala Especializada, al resolver el litigio, importa denunciar la atribución de un sentido que no tiene la norma o de restringir o extender indebidamente sus alcances”2. Así, estaremos frente a esa forma de infracción cuando la norma legal elegida para la solución de la controversia si bien es la correcta, reconociéndose su existencia y validez para la solución del caso; sin embargo, la interpretación que precisa el juzgador es errada, al otorgarle un sentido y alcance que no tiene. 3.3. Asimismo, cabe precisar que inaplicar una norma jurídica consiste en prescindir de la misma para resolver un caso en el que tenía vocación de ser aplicada; esto es, se resuelve el caso concreto sin ajustarse a lo dispuesto en ella. El Tribunal Constitucional ha señalado sobre el particular en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00025-2010-PI/TC del diecinueve de diciembre de dos mil once, que: “Con la expresión ‘inaplicación’ habitualmente se hace referencia a la acción de un operador jurídico consistente en ‘no aplicar’ una norma jurídica a un supuesto determinado. La base de este efecto negativo en el proceso de determinación de la norma aplicable puede obedecer a diversas circunstancias, no siempre semejantes. Puede ser corolario de un problema de desuetudo -cuando este es tolerado en un ordenamiento jurídico en particular, que no es el caso peruano-; obedecer a una “vacatio legis”; constituir el efecto de la aplicación de ciertos criterios de solución de antinomias normativas (…) o, entre otras variables, ser el resultado o efecto de una declaración de invalidez previa, esto es, de una constatación de ilegalidad/ inconstitucionalidad, en caso se advierta la no conformidad de la norma controlada con otra de rango superior, o la afectación del principio de competencia como criterio de articulación de las fuentes en un sistema normativo”. 3.4. Con las precisiones doctrinales anotadas, tenemos que la factibilidad del control de las decisiones judiciales que se otorga a este Tribunal de Casación, importa que cualquier imputación que se formule al fallo objeto del recurso extraordinario, dirigida especí? camente a impugnar el juzgamiento concreto hecho por el sentenciador sobre la aplicación o interpretación de la norma jurídica, debe partir de una evaluación conjunta e integral de la sentencia de vista, a la luz de las mismas normas jurídicas cuyas infracciones se invocan y en el contexto de los hechos probados, para así establecer si se ha incurrido o no en las causales materiales denunciadas. 3.5. Estando a las normas antes indicadas, se hace necesario realizar algunas anotaciones conceptuales respecto de los elementos involucrados. 3.5.1. LA MARCA La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al regular sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece en su artículo 134 que: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación grá? ca. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.” De dicha de? nición, se entiende que la marca no viene a ser otra cosa que el signo utilizado para la identi? cación de productos o A r A r A L r r L r servicios que se ofertan en el mercado y que sirven para su identi? cación y diferenciación respecto de otros productos o servicios de la misma especie, constituyendo un bien material que goza de protección por la legislación nacional y supranacional, desde la inscripción o depósito en la entidad administrativa correspondiente; en esa perspectiva, la marca otorga a su titular el derecho a usarla en exclusividad, presumiéndose el cumplimiento de los requisitos de distintividad, perceptibilidad y ser susceptible de representación grá? ca, previsto en la legislación vigente; contrariamente, si el signo no cumple tales requisitos, no podrá ser registrado. 3.5.2. DERECHO MARCARIO El derecho marcario establece tres tipos de marca, a saber: denominativa, ? gurativa o grá? ca y mixta. Las denominativas son las que identi? can un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras, debiendo distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Las ? gurativas o grá? cas están constituidas por imágenes o logotipos que distinguen visualmente una marca. Las mixtas son el resultado de la combinación entre un elemento grá? co (una imagen o logotipo) y la correspondiente denominación incluida en dicho grá? co, pudiendo considerarse que deriva de la combinación de los dos primeros tipos. 3.5.3. RIESGO DE CONFUSIÓN El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto al factor de confusión, señala que: “La confusión en materia marcaria, se re? ere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad su? ciente para ser distintivo”3. Asimismo, ha manifestado que: “Para establecer la existencia de riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate”4. 3.5.4. CLASES DE CONFUSIÓN Doctrinariamente se entiende que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado, puede ser de dos clases: a) Confusión directa, aquella que se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentra marcados por dos signos iguales o similares, de tal manera que el consumidor podría adquirir uno de ellos en la creencia que se trata de otro; y, b) confusión indirecta, aquella que no está referida a los productos o servicios en sí, sino a su origen empresarial, donde el consumidor podría adquirir un producto o contratar un servicio, pensando que es producido o prestado por otro empresario, por lo que esperará una determinada calidad en los mismos, ello basado en la similitud que podría existir en los signos en con? icto, así como la posible identidad entre los canales de comercialización y distribución que pudiese existir. 3.6. Por su parte, la Interpretación Prejudicial Nº 146-IP-2019, surgida para el presente proceso, en el punto 1.3, se señala lo siguiente: “Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser. a) Ortográ? ca: Se re? ere a la semejanza de las letras de los signos en con? icto desde el punto de vista de su con? guración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en con? icto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se re? ere a la semejanza de los sonidos de los signos en con? icto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el ? n de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se con? gura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Grá? ca o ? gurativa: Se re? ere a la semejanza de los elementos grá? cos de los signos en con? icto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan”. [Resaltado agregado] Asimismo, en los puntos 2.4 y 2.5 de la aludida interpretación prejudicial, se indica: “2.4. Al comparar una marca mixta con una ? gurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el grá? co; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca ? gurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca ? gurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión”. “2.5. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el grá? co, se deben utilizar tas reglas de comparación para los signos ? gurativos: (i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. (ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. (iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especí? cos como parte del componente grá? co, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el grá? co que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. (iv) Se debe realizar una comparación grá? ca y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo ? gurativo suscite en la mente de quien la observe. (v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (vi) Si el signo solicitado reivindica colores especí? cos como parte del componente grá? co, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el grá? co que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”. 3.7. Estando a ello, conforme se aprecia de los argumentos que justi? can las causales propuestas, la parte recurrente considera que, en el caso que nos ocupa, se estaría interpretando erróneamente el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues, concluye que, de acuerdo a la norma en comento, tratándose de la comparación entre una marca mixta y una marca ? gurativa, se deberá determinar si la ? gura que presenta son idénticas o parecidas o evocan un mismo concepto; además, que se habría inaplicado el inciso a) del artículo 45, y los artículos 47 y 48 del Decreto Legislativo Nº 10755 debido a que se debió poner mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias. 3.8. Por su parte, se debe indicar que la disposición comunitaria delimita que la marca comprende un signo, que a decir del Tribunal Comunitario de? ne la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinaciones de palabras, imágenes, ? guras símbolos, grá? cos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurales que, susceptibles de representación grá? ca, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a ? n de que el consumidor o usuario medio los identi? que, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio; como lo señala el citado Tribunal, la “numeración cubre los signos denominativos, grá? cos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”, permitiendo establecer que el registro de la marca dependerá que el signo que la constituya cumpla con las exigencias normativas; asimismo, en interpretación sistemática con el inciso a) del artículo 135, resulta que un signo no será registrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación grá? ca o perceptibilidad. 3.9. Por su parte, en el punto 2.2 del literal D de la Interpretación Prejudicial Nº 89-IP-2021, se establece acerca de la distintividad, lo siguiente: “La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identi? car y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor”. 3.10. Asimismo, para el caso de autos, y a efecto de dar respuesta a las causales materia de análisis, es necesario describir lo que comprende un “signo mixto”, “signo descriptivo” y “signo evocativo”, así tenemos: Ø Signo Mixto (Proceso 178-IP- 2015, fundamento 34): El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno grá? co; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un signi? cado conceptual y, el segundo, contiene trazos de? nidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas”, loqotipos”, íconos, etc. Ø Signo Descriptivo (Proceso 336- IP-2015, fundamento 31): Al respecto, la norma comunitaria y cali? cada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identi? car. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Ø Signo Evocativo (Proceso 51-IP-2013, literal E): Es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se re? eren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo. 3.11. Así, tenemos que, de lo señalado se puede establecer que, se ha dispuesto determinadas reglas para establecer si dos signos son confundibles entre sí; en el caso de los signos denominativos, estos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y grá? ca, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y las letras que forman los vocablos de las marcas en litigio; además, que en el caso de las marcas mixtas, atendiendo que las mismas forman una unidad, la protección del registro es en su totalidad; mientras que en el caso de marcas ? gurativas, las mismas se encuentran conformadas únicamente por la ? gura o imagen de un objeto determinado o abstracto. 3.12. De esa forma, debe recordarse que en puntos 2.4 y 2.5 de la Interpretación Prejudicial Nº 146-IP-2019, y detallado anteriormente, se ha establecido como se debe efectuar la comparación de un signo ? gurativo con uno mixto; en este último caso, se debe de identi? car cual es el elemento dominante, si es el elemento denominativo o grá? co. Al respecto se debe tener en cuenta las marcas en con? icto, consideradas por las instancias de mérito, las cuales son: Signo solicitado Signos registrados 3.13. Ahora bien, atendiendo a las pautas establecidas por la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial antes indicada, como la contenida en el literal a) del punto 1.4, en el caso de la marca mixta, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en con? icto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográ? ca, grá? ca o ? gurativa y conceptual o ideológica; entonces, como se aprecia de las marcas en con? ictos, siguiendo la pauta antes indicada, aquellas presentan notables diferencias, tanto a nivel fonético y grá? co, que permiten que sean identi? cadas sin riesgo de confusión. 3.14. En cuanto a la pauta establecida en el punto 2.4 de la misma interpretación prejudicial, dicho parámetro determina que la comparación se debe de realizar entre el elemento dominante de la marca mixta con el signo ? gurativo; al respecto, se evidencia que el elemento dominante de la marca mixta lo constituye el término TUENTI, pues de una impresión visual en conjunto es lo que sobresale o resalta de toda la marca; entonces, de lo señalado por el Tribunal de la Comunidad Andina, en este extremo de la interpretación prejudicial ya señalada, no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca registrada. 3.15. En el caso que nos ocupa, la entidad recurrente, considera que entre los grá? cos de las marcas cuestionadas existiría riesgo de confusión; pero, relacionado con ello, el punto 2.5 de la ya comentada interpretación prejudicial, ha establecido la forma como se debe comparar dichas marcas, para ello, es necesario tener en cuenta los grá? cos de las marcas de las partes: 3.16. Entonces, en el caso de la marca registrada se aprecia que la misma se encuentra conformada por una ? gura que se asemeja a un globo o una ? gura estilo cuadrado de color celeste, cuyos tres extremos son curvos, en cuyo interior se encuentran el signo “;” seguidamente de “)” de color blanco, que asemejan una cara feliz guiñando un ojo; mientras que, en el signo solicitado a registro, el mismo se encuentra conformado por un rectángulo de color azul, en cuyo interior se encuentran los signos “;” y “)” de color naranja, siendo que este último signo es más grueso, que en conjunto asemejan a una cara sonriendo o riéndose; por lo tanto, a nivel grá? co se evidencian diferencias notorias, no apreciándose semejanzas que permitan un riesgo de confusión. 3.17. Por consiguiente, del contenido de las norma involucradas con las causales que nos ocupan, y de lo expuesto por la Sala Superior se puede establecer que, al momento de emitir la sentencia de vista en ningún momento se ha vulnerado el inciso a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486, ni el inciso a) del artículo 45 ni los artículos 47 y 48 del Decreto Legislativo Nº 1075, pues se determinó que las marcas en con? icto pueden coexistir pací? camente, al evidenciarse notorias diferencias (marca solicitada con la marca registrada) no solo a nivel fonético (pues la marca solicitada no se compone de ningún elemento denominativo), sino también grá? co, debido a que en la marca registrada el elemento dominante se encuentra en el elemento denominativo TUENTI; además, que dicha decisión surgió como consecuencia de analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y los criterios sustanciales señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe riesgo de
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