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24471-2019-LIMA
Sumilla: FUNDADO. SE COLIGE QUE, LA ENTIDAD DEMANDADA NO HA ESTABLECIDO CUÁL ES EL SIGNO DISTINTIVO UTILIZADO EN EL COMERCIO POR LA EMPRESA RECURRENTE, PARA INTERPONER LA SUPUESTA SANCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE MARCAS, COMPARANDO EL SIGNO REGISTRADO CON EL DEL SUPUESTO INFRACTOR, PARA DETERMINAR SI EXISTE SEMEJANZA QUE CONLLEVE A LA CONFUSIÓN DE AMBAS.
Fecha de publicación (aaaammdd): 20230228
Fecha del documento: –
Índice fuente: JURISPRUDENCIA JUDICIAL
Repositorio oficial: Datos abiertos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SENTENCIA
CASACIÓN Nº 24471-2019 LIMA
SUMILLA: El uso como denominación o razón social de un término registrado como marca no constituye por sí mismo una infracción al derecho de marcas, por cuanto siempre se requerirá que el referido uso se dé a título de signo distintivo y con la ? nalidad de determinar si se han realizado actos de competencia desleal, por lo que el análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión que los actos realizados por la infractora podrían perjudicar a otro competidor en el mercado Lima, veintitrés de junio de dos mil veintidós LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. – 1. VISTA; la causa número veinticuatro mil cuatrocientos setenta y uno – dos mil diecinueve – Lima; en audiencia pública a través de la plataforma virtual Google Hangouts Meet llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos : Quispe Salsavilca – Presidente, Yaya Zumaeta, Cárdenas Salcedo, Yalán Leal y Bustamante Zegarra, y luego de veri? cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 1. Objeto del Recurso de Casación En el presente proceso sobre nulidad de resolución administrativa, la demandante, Ingeniería de la Construcción Sociedad Anónima Cerrada, ha interpuesto recurso de casación con fecha veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, obrante de fojas cuatrocientos setenta y tres a quinientos quince del expediente principal, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veinticinco de fecha doce de julio de dos mil diecinueve, corriente de fojas cuatrocientos diez a cuatrocientos veinticuatro del mismo expediente, dictada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, que con? rmó la sentencia apelada de primera instancia contenida en la resolución número ocho de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, obrante de fojas doscientos catorce a doscientos treinta y seis de los autos principales, que declara infundada la demanda. 2. Causales por las que se ha declarado procedente el recurso de casación Mediante Auto Cali? catorio de fecha nueve de enero de dos mil veinte, corriente de fojas doscientos tres a doscientos nueve del cuaderno de casación formado en esta Corte Suprema de Justicia, se declaró PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la demandante, Ingeniería de la Construcción Sociedad Anónima Cerrada, por las siguientes causales: a) Afectación del debido proceso, principio de congruencia, derecho de defensa y el principio de debida motivación de las resoluciones judiciales y a la tutela jurisdiccional efectiva, contenidos en los artículos VII del Título Preliminar, 50°, inciso 6, y 122° del Código Procesal Civil, y en el inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sostiene que el registro de una denominación ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat sirve como un mecanismo solo de identi? cación, sin apreciar que el Anexo 1-E de los medios probatorios habría acreditado que dicha denominación social fue registrada en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – Sunarp, vale decir, no solo es usada por la denunciada Ingeco Sociedad Anónima Cerrada en sus actos de identi? cación tributaria y facturas ante sus clientes, sino ante cualquiera, pues indebidamente se encuentra inscrita ante Registros Públicos, y por ende la denunciada usa la marca INGECO en todos sus actos, contratos y cuando ofrece sus servicios, aprovechándose de la misma, aspecto que la sentencia de vista ha omitido evaluar, lo que implica una vulneración a su derecho de defensa. b) Interpretación errada del literal d) del artículo 155° de la Decisión Andina 486 y del artículo 9° de la Ley General de Sociedades. Sostiene que de acuerdo al artículo 155° de la Decisión Andina 486, todo titular de un derecho marcario puede impedir usar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada. Agrega que la denominación INGECO viene siendo utilizada por un tercero que realiza las mismas actividades empresariales que la recurrente, es decir, se trata de un competidor dentro del mercado nacional (pues también se dedica a la actividad de la construcción), lo cual determina la existencia de un riesgo de confusión entre la marca registrada r r / y la denominación social antes nombrada, por lo que el riesgo de confusión ha sido plenamente acreditado en el proceso y, consecuentemente, ha cometido competencia desleal. Indica que el riesgo de confusión determina su derecho a impedir que un tercero use su marca registrada en su denominación social, pues existe una clara afectación a su titularidad, vulnerándose sus derechos marcarios; de este modo en la sentencia de vista se efectuó una interpretación errada, siendo la correcta interpretación de la norma andina que todo titular debidamente inscrito tiene derecho a impedir a cualquier tercero -sin su consentimiento- el uso de un signo idéntico o similar cuando exista o pudiese generar riesgo de confusión o asociación con el titular del registro, más aun cuando la codemandada viene usando su signo distintivo dentro del comercio. Señala que el artículo 9° de la Ley General de Sociedades prevé que una sociedad no puede adoptar una denominación social que contenga signos distintivos protegidos por los derechos de propiedad industrial, pues ello determinaría una infracción a los citados derechos; además, la norma no hace referencia a que dicha denominación debe ser utilizada en el comercio, como erradamente lo entiende el Colegiado Superior, toda vez que dicha norma presupone que la denominación social de una sociedad ya implica desarrollar actividad empresarial y comercial, sin remitirse a alguna otra norma y sin indicar expresamente que se requiera de algún riesgo de confusión (lo que fue demostrado en el proceso). c) Afectación al debido proceso y al principio de motivación de resoluciones judiciales e interpretación errónea de lo dispuesto en el artículo IV, numeral 1.11, del Título Preliminar de la Ley Nº 27444. Sostiene que la Sala Superior razona de forma errónea, pues con el papel membretado se corrobora la comisión de la infracción contra sus derechos de propiedad industrial recaídos sobre su marca registrada INGECO, probándose así que la codemandada realiza publicidad en el mercado utilizando su marca mixta, y dando a conocer sus servicios a los consumidores, por lo que la Sala Superior realiza una inadecuada interpretación del principio de verdad material al considerar que no existía vulneración al mismo, a pesar de que con dicho papel no solo se prueba el riesgo de confusión, sino la materialización concreta de una infracción contra sus derechos de propiedad industrial. 3. Cuestión Jurídica en Debate En el caso particular, la cuestión jurídica en debate consiste en veri? car, por un lado, si la sentencia de vista que se impugna ha respetado o no el debido proceso, la tutela judicial y los cánones mínimos de motivación que, como derechos implícitos del derecho continente del debido proceso, deben observarse en todo proceso judicial; y, de otro lado, y en su caso, si se han infringido las disposiciones materiales contenidas en el artículo IV, numeral 1.11, del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, literal d) del artículo 155° de la Decisión Andina 486, artículo 9° de la Ley General de Sociedades. II. CONSIDERANDO: Referencias principales del proceso judicial PRIMERO.- Antes de absolver las denuncias planteadas y para contextualizar el caso particular, es pertinente iniciar el examen que corresponde a este Supremo Tribunal con un sumario recuento de las principales actuaciones vinculadas con el desarrollo de la presente causa judicial. Así tenemos: II.1. Materialización del ejercicio del derecho de acción Con fecha siete de marzo de dos mil catorce, Ingeniería de la Construcción Sociedad Anónima Cerrada acude al órgano jurisdiccional interponiendo demanda sobre nulidad de resolución administrativa, obrante de fojas cincuenta y ocho a ochenta y ocho del expediente principal, subsanada mediante escrito corriente a fojas ciento ocho y ciento nueve del mismo expediente, planteando las siguientes pretensiones: – Se declare la nulidad total de la Resolución Administrativa Nº 4127- 2013/TPI-INDECOPI de fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, que resuelve reformar la Resolución Nº 2268-2012/ CSD-INDECOPI del cuatro de julio de dos mil doce, en el extremo que declaró improcedente la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Ingeniería de la Construcción Sociedad Anónima Cerrada, debiéndose declarar infundada, y con? rmar el extremo que declaró improcedente la denuncia por competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena. – Se reconozca o restablezca el derecho o interés jurídicamente tutelado y, en consecuencia, se declare fundada la denuncia o se ordene a la demandada emitir nuevas decisiones a efecto de fundar la misma. Se sustenta el petitorio argumentando que: a) con fecha diez de noviembre de dos mil diez, interpuso denuncia administrativa contra diversas empresas ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), entre las que se encontraba INGECO Sociedad Anónima Cerrada, por uso indebido de la marca “INGECO” (mixta) y por actos de competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y explotación indebida de la reputación ajena; b) desde la fundación de su institución, en el año mil novecientos ochenta y tres, ésta se denominó de manera abreviada “INGECO”, nombre que a la fecha es notoriamente conocido en el ámbito nacional del sector construcción. Asimismo, desde el año mil novecientos ochenta y siete registró la marca de servicio “INGECO” y logotipo, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasi? cación Internacional de Niza. Sin embargo, las empresas denunciadas, entre ellas INGECO Sociedad Anónima Cerrada, se dedican al mismo rubro que su compañía (sector construcción) y usan dentro de sus denominaciones o razones sociales la palabra “INGECO”, para identi? carse como tales en las labores que desarrollan y para identi? carse ante sus clientes; c) la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, sin sustento legal, ha pretendido sostener una distinción entre la denominación o razón social de una persona jurídica con la de la marca, señalando que el uso de la denominación social por la denunciada INGECO Sociedad Anónima Cerrada no constituye un uso a título de marca, sino que simplemente se trata de una denominación social cuyo uso es necesario para identi? carse como persona jurídica. Tal postura, re? ere, no se funda en norma legal alguna y, por ende, lesiona el principio de la debida motivación de las resoluciones administrativas, en la medida que se a? rma que una marca inscrita no tiene protección alguna frente al uso no autorizado de la misma a través de una denominación social; d) la Comisión desestimó su denuncia por actos de competencia desleal al considerar que no se había acreditado que la denunciada use un signo distintivo como marca de servicio. Sin embargo, a su entender, tal postura carece de sustento legal y contraviene la ley, pues el mero hecho de haber demostrado que la denunciada a través de su denominación o razón social usa la marca “INGECO” y se dedica a la misma actividad (construcción de obras en general) importa la demostración que en su actividad natural viene usando dicha marca de servicio; e) con la ? cha de Registro Único de Contribuyente (RUC) presentada al interior del proceso, quedaron acreditados los siguientes hechos: 1) Que la denunciada dentro de su denominación social usa la palabra “INGECO” -denominación que corresponde a la marca de servicio protegida-, lo que demuestra el uso indebido de dicha marca; 2) Que la denunciada realiza la misma actividad comercial, servicio de construcción de obras, para la cual está destinada su marca; 3) Que la denunciada para llevar adelante su actividad comercial se identi? ca con la marca de servicios que pertenece a su empresa; 4) Que cada vez que la denunciada realiza su actividad social de acuerdo a su objeto, está usando la marca “INGECO”, de forma directa o indirecta, para la realización de tal actividad económica; y, 5) Que atendiendo a que la denunciada usa en su denominación social la marca “INGECO”, genera confusión cuando brinda sus servicios respecto de su empresa; f) en lo relacionado a la explotación indebida de la reputación ajena, alega que a la luz de lo dispuesto en el numeral 10.2 del artículo 10° del Decreto Legislativo Nº 1044, se está realizando dicha conducta, pues la misma se materializa con la utilización de su marca de servicio en la denominación social de la denunciada, siendo que la infracción anotada consiste en la explotación que se hace mediante el uso de la marca protegida por las normas de propiedad intelectual; g) se ha lesionado el debido procedimiento administrativo por afectación y contravención a la Ley, toda vez que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi indicó que no obraba en el expediente el papel membretado que les fue entregado en la Audiencia de Conciliación, y que la denunciada INGECO Sociedad Anónima Cerrada no ha cuestionado; sin embargo, en la página ocho de la Resolución cuestionada la Sala advirtió dicha omisión, empero, antes de solicitar que las partes se pronuncien previamente sobre ello, procedió a decidir omitiendo dicho medio probatorio; h) la Sala no sustentó su decisión en fundamento legal alguno, por el contrario, su pronunciamiento es una opinión fundada en su propio arbitrio que, a su vez, contraviene lo que establece la ley, lo cual genera la nulidad de la cuestionada Resolución Administrativa, pues la ley no exige los condicionamientos que la Sala exige, como se veri? ca de la simple lectura de los artículos 155° y 156° de la Decisión 486; e, i) la Sala no se pronunció sobre los fundamentos del recurso impugnativo generando un atentado contra el debido procedimiento y a lo dispuesto en el inciso 5.4 del artículo 5° de la Ley 27444. II.2. Contestación de la demanda por el Indecopi El demandado, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, obrante de fojas ciento veintidós a ciento treinta y cuatro del expediente principal, absuelve la demanda, pretendiendo que ésta sea declarada infundada en todos sus extremos. Se argumenta principalmente que: a) en el expediente administrativo no existen medios probatorios que acrediten el uso por parte de INGECO Sociedad Anónima Cerrada de su denominación social como una marca, para identi? car sus productos en el mercado, por lo que en este caso no se han con? gurado las presuntas infracciones a los derechos de propiedad industrial de titularidad de Ingeniería de la Construcción Sociedad Anónima Cerrada; b) sin perjuicio de este hecho, precisa que la vía correspondiente para cuestionar el uso de una denominación social similar a la de otra empresa es el Poder Judicial, a través de un proceso sumarísimo; y, c) tanto la Comisión de Signos Distintivos como la Sala evaluaron la totalidad de medios probatorios existentes en el procedimiento administrativo, por lo que no existe la presunta afectación al debido proceso alegada por la demandante. 1.3. Contestación de la demanda por Ingeco Sociedad Anónima Cerrada La emplazada, Ingeco Sociedad Anónima Cerrada, por escrito presentado con fecha dos de diciembre de dos mil catorce, corriente de fojas ciento cuarenta y nueve a ciento cincuenta y nueve de los autos principales, absuelve la demanda, solicitando que esta sea declarada infundada. Se alega básicamente lo siguiente: a) los fundamentos por los cuales se consideró que no se ha acreditado a título de marca la utilización por parte de su representada del logotipo “INGECO”, se encuentran conformes no sólo con el ordenamiento jurídico, sino también con los criterios interpretativos ya efectuados en casos similares por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, pero básicamente vinculados a falta de actuación probatoria que demuestre que en efecto haya utilización efectiva y directa a título de marca, lo cual no se ha logrado acreditar en los actuados administrativos, con lo que queda descartada cualquier posibilidad de causal de nulidad del acto administrativo contenido en el artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General; y, b) el papel membretado ofrecido como medio probatorio en el anexo 1-C, que no consta en el expediente porque no fue ofrecido por ninguna de las partes, así como los anexos 1-F, 1-G y 1-H, tampoco constan en el expediente administrativo, por lo que no pueden ser valorados en este proceso sin incurrir en causal de nulidad por violación expresa del artículo 30° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 1.4. Dictamen Fiscal La Primera Fiscalía Provincial Civil de Lima mediante Dictamen Nº 600-2015 presentado el catorce de julio de dos mil quince, corriente de fojas ciento setenta y ocho a ciento ochenta y seis de los autos principales, opina porque que se declare fundada la demanda contencioso administrativa. 1.5. Sentencia de Primera Instancia Mediante resolución número ocho de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, obrante de fojas doscientos catorce a doscientos treinta y seis del expediente principal, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. Son fundamentos sustanciales de la decisión los siguientes: a) la Ley General de Sociedades establece como prohibición la adopción de denominaciones sociales que contengan signos distintivos protegidos, lo cual se sustenta en el derecho al uso exclusivo que ostenta el titular de una marca o signo registrado conforme a lo dispuesto en el artículo 154° de la Decisión 486, siendo la vía correspondiente para accionar ante tal supuesto la del proceso sumarísimo ante el Poder Judicial. Sin embargo, en lo que respecta a las infracciones al uso exclusivo de la marca, descritas en el artículo 155° de la Decisión 486, se aprecia que dichos supuestos van más allá de la mera adopción de un signo distintivo protegido como parte de una denominación social, toda vez que involucran situaciones de actos evidentes de un uso indebido del signo en el comercio; b) para que se con? gure el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 155° de la Decisión 486, el uso de la denominación social debe rebasar su función típica -identi? cación de la persona jurídica a modo de un nombre- para ser empleada a título de marca u otro signo distintivo frente a los demás competidores; c) teniendo en cuenta que la adopción de un signo idéntico o similar a una marca como parte de la denominación social de una persona jurídica no constituye de por sí una infracción al derecho de marcas, en mérito de las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo es necesario establecer en qué consistió la utilización de la denominación social por parte de su titular. Es decir, si se veri? ca que sólo se incurrió en la adopción de un término idéntico o similar a un signo distintivo protegido para formar parte de la denominación social de una persona jurídica con ? nes de identi? cación, no estaremos ante un típico caso de infracción al uso exclusivo de la marca, sino frente a un incumplimiento a las disposiciones societarias, pues como ya se indicó la Ley General de Sociedades contempla este supuesto como una prohibición legal. En cambio, de acreditarse que dicha denominación social fue utilizada como signo distintivo para identi? car las actividades económicas del empresario o designar así sus productos o servicios y siempre que tal uso sea susceptible de inducir a confusión a los consumidores, nos encontraremos dentro de los alcances de la infracción contemplada en el literal d) del artículo 155° de la Decisión 486, supuesto normativo que se ajusta al caso de autos; d) del análisis del material probatorio aportado por la demandante se ha podido veri? car que su empresa ostenta la denominación social “INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.C. – INGECO S.A.C.”, inscrita así en los Registros Públicos. Asimismo, se observa que parte de los documentos en estudio corroboran su titularidad sobre la marca “INGECO” y logotipo (Certi? cado 6507), inscrita para identi? car “obras de construcción en general” de la Clase 37 de la Clasi? cación Internacional de Niza. Sin embargo, en lo atinente a la infracción denunciada, la accionante únicamente se limitó a presentar la impresión de la consulta RUC de la empresa INGECO Sociedad Anónima Cerrada, obtenida de la página web de la SUNAT, en la cual si bien se advierte que la emplazada consigna en su denominación social el término “INGECO”, que, desde el aspecto ortográ? co y fonético, resulta ser coincidente con la denominación social y la marca de la demandante y que, además, sus actividades económicas (Principal: Construcción de edi? cios completos. Secundaria 1: Transporte de carga por carretea. Secundaria 3: Alquiler de maquinaria y equipos de construcción) son similares a las que distingue la marca (obras de construcción en general), tal hecho no resulta su? ciente para demostrar que en el trá? co mercantil la emplazada viene identi? cando sus servicios con la denominación “INGECO”; e) conviene precisar que el referido documento sólo corrobora el cumplimiento de una obligación exigida por la autoridad administrativa competente a los contribuyentes para el inicio de sus actividades económicas (inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes), mas no permite determinar si la denominación social allí consignada fue utilizada por la emplazada a título de signo distintivo, para distinguir en el mercado las actividades económicas descritas en su objeto social; f) no bastaba con acreditar la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de una empresa cuya denominación social coincide con la marca de la demandante, sino que además era necesario apreciar cómo es que dicha denominación venía siendo usada por su titular. De ahí que si las pruebas aportadas evidenciaban que dicha denominación social era empleada por la codemandada como signo distintivo para identi? car sus servicios o actividades económicas en el mercado, se habría veri? cado un supuesto de infracción al uso exclusivo de la marca, como ya se expuso. Sin embargo, ello no ocurrió en el presente caso, dado que las pruebas presentadas resultaron insu? cientes para acreditar la existencia de la infracción denunciada o de actos que evidencien razonablemente la intención de INGECO Sociedad Anónima Cerrada por identi? car sus servicios con la denominación de la marca protegida; g) los actos de competencia desleal denunciados por la demandante giraron en torno al presunto uso de su marca “INGECO” por parte de la emplazada INGECO Sociedad Anónima Cerrada para identi? car las mismas actividades comerciales en el sector construcción, generando confusión entre los usuarios. Sin embargo, conforme se ha veri? cado, los medios probatorios obrantes en el expediente administrativo no permiten acreditar que la emplazada concurrió en el mercado distinguiendo sus servicios y actividades económicas con la marca de la demandante; y, h) estando a que el medio probatorio consistente en el papel membretado, que según la demandante acreditaría el uso del signo “INGECO S.A.C” por parte de la emplazada, y que habría sido anexada al Acta de Conciliación, no obra en el expediente administrativo, no existiendo constancia de que fue entregado en la Audiencia de Conciliación, dado que las partes no hicieron mención expresa de este hecho, y tanto la Comisión como el Tribunal del Indecopi no podían tomarlo en cuenta al momento de resolver. 1.6. Ejercicio del derecho a impugnar 1.6.1 La demandante, Ingeniería de la Construcción Sociedad Anónima Cerrada, mediante escrito obrante de fojas doscientos cuarenta y uno a doscientos cincuenta y siete del expediente principal, interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda. Expone sustancialmente que: a) el Juzgado incurrió en error al igual que el Indecopi, al considerar que el uso de la denominación social de la denunciada no es un uso a título marcario, sino que es una denominación social, cuyo uso es necesario para identi? car a la persona jurídica; b) se consideró que no se había aportado material probatorio su? ciente para r r demostrar que en el trá? co mercantil la denunciada viene identi? cando sus servicios con la denominación “INGECO”, lo que contraviene lo estipulado en los artículos 155° y 156° de la Decisión Andina 486; c) se consideró que la impresión de la ? cha RUC de la emplazada sólo corrobora el cumplimiento de una obligación exigida por la autoridad administrativa competente a los contribuyentes para el inicio de actividades económicas, mas no permite determinar si la denominación social fue utilizada a título de signo distintivo para distinguir en el mercado actividades económicas descritas en su objeto social; no obstante, la apelante considera que la ? cha RUC demuestra el uso de la denominación social para desarrollar su objeto social, que es la misma actividad comercial para la cual tiene protección su marca registrada; d) en cuanto a los actos de competencia desleal, el solo hecho que la denunciada use en su denominación social de forma total la palabra “INGECO”, constituye una infracción por competencia desleal por actos de confusión, especialmente si la denunciada tiene como objeto social la misma actividad que la empresa recurrente, lo que contraviene el artículo 9° del Decreto Legislativo Nº 1044 y los artículos 45° y 46° del Decreto Legislativo Nº 1075; y, e) la Sala especializada en Propiedad Intelectual debió requerir a las partes la presentación del papel membretado que la recurrente indica que se adjuntó en el acta de audiencia de conciliación y que no obra en el expediente, en observación del principio de verdad material, lo que contraviene los artículos 163.1 y 169.1 de la Ley Nº 27444. Agrega que si no se dejó constancia en el acta, fue porque a su criterio el espacio del acta para escribir observaciones es para colocar discrepancias y que por su parte no discrepó que se presente el papel membretado. 1.7. Interpretación Prejudicial Mediante resolución número trece de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, obrante de fojas doscientos ochenta y siete a fojas doscientos ochenta y nueve del expediente principal, se dispuso suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 136°, literal a), 134°, literales a), b) y g), 136°, literal b), 137° y 238° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; no obstante, mediante Interpretación Prejudicial corriente de fojas doscientos noventa y siete a trescientos siete del mismo expediente, se interpretó de o? cio el literal d) del artículo 155° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como los artículos 224°, 228°, 230°, 258° y el literal a) del artículo 259° de la citada Decisión. 1.8. Sentencia de Vista La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante resolución número veinticinco del doce de julio de dos mil diecinueve, obrante de fojas cuatrocientos diez a cuatrocientos veinticuatro del expediente principal, con? rmó la sentencia apelada de primera instancia, que declaró infundada la demanda. Constituyen argumentos principales de la decisión superior los siguientes: a) de lo previsto en el artículo 155° dela Decisión 486 se desprende que, en efecto, se puede con? gurar en la práctica una infracción al derecho marcario por parte del uso de una razón social, cuando dicha razón o denominación social se utilice en el comercio y así se pueda generar confusión y riesgo de asociación con el titular del registro, indicando además la norma que si es un signo idéntico para productos y servicios idénticos habrá riesgo de confusión. Para entender lo que considera la norma como “uso en el comercio” de una denominación, se puede utilizar lo previsto en el artículo 156°: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo, importar, exportar, almacenar, transportar, emplear en publicidad, publicaciones, documentos comerciales, comunicaciones escritas u orales; b) se debe tener en cuenta la Interpretación Prejudicial en el Proceso 209-IP-2017, que es aplicable para el presente proceso, en cuanto el Tribunal Andino considera que la exclusividad en el uso de una marca no es absoluta, y las limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad de su uso en el mercado sin causar confusión en el público; asimismo, las limitaciones y excepciones deben interpretarse de manera restrictiva, de modo que no es cualquier uso de la marca registrada el que tipi? cará como infracción, sino aquel que suponga que se utiliza en publicidad, para identi? car una actividad mercantil o un establecimiento, por lo que puede concluirse que el uso del signo de la denunciada constituirá infracción en la medida que se use para identi? car los productos o servicios que se presten como marca; c) al no considerar que existe un uso en el comercio del signo, no cabe por tanto realizar una comparación entre el signo registrado con el signo supuestamente infractor, para determinar si existe riesgo de confusión o de asociación, ya que al no haberse probado que el supuesto signo infractor se utilizó en el comercio, no se con? gura la infracción denunciada; d) para establecer si se incurre en un acto de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión vinculados a la propiedad industrial, se deben considerar si los actos denunciados generan confusión al consumidor respecto del establecimiento, productos o actividad del otro competidor. Los actos para crear confusión pueden ser arti? cios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de productos, envases envolturas o la utilización de un signo distintivo ajeno, para hacer pasar como propios productos ajenos, situaciones que si bien no se señalan de manera taxativa, puesto que la misma norma no especi? ca qué conductas especí? camente se consideran como desleales, para el caso concreto se tiene que no se han probado que la denunciada haya realizado actos similares o iguales a los detallados, basándose en la marca registrada de la denunciante, que hayan sido indebidos ni que hayan producido daño real o potencial en la denunciante; y, e) en cuanto a los actos de aprovechamiento de la reputación ajena, si bien la empresa denunciante ha a? rmado que se ha utilizado su marca, la misma que goza de un prestigio en el mercado por más de veinticinco años, se debe considerar que la carga probatoria recae sobre quien a? rma ello. En dichos términos, si bien la actora probó que la empresa INGEGO Sociedad Anónima Cerrada accedió a un registro de denominación social o razón social ante la Sunat, ello no puede generar certeza al juzgador de que se actuó aprovechándose del perjuicio de la empresa denunciante. La denunciante tendría que haber probado o al menos brindado indicios de la existencia de actos realizados por la denunciante que vayan en contra de su fama o prestigio, su posicionamiento en el mercado o de la honestidad o transparencia en la venta, publicidad de un producto o se
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