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26539-2019-LIMA
Sumilla: INFUNDADO. SE ESTIMA QUE, LAS MARCAS CON SUS SIGNOS EN CONFLICTOS, PRESENTAN DISTINTAS SEMEJANZAS, LO CUAL CONFIRMA QUE DICHAS DIFERENCIAS SON LAS QUE DEBEN PRIMAR PARA SOSTENER QUE AMBAS PARTES DEL PROCESO PUEDEN COEXISTIR SIN GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL MERCADO.
Fecha de publicación (aaaammdd): 20230228
Fecha del documento: –
Índice fuente: JURISPRUDENCIA JUDICIAL
Repositorio oficial: Datos abiertos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SENTENCIA
CASACIÓN Nº 26539-2019 LIMA
SUMILLA: Para efectuar el análisis de riesgo de confusión entre signos mixtos se debe determinar qué elemento es el más característico en cada uno de ellos: el denominativo, el grá? co o, de ser el caso, ambos, si es que los dos anteriores tienen igual relevancia, para lo cual deberán valorarse las palabras, así como el tamaño, el color o la colocación de los elementos grá? cos o, incluso, los conceptos que podrían desprenderse de estos últimos, o si se tratan de elementos abstractos. Lima, diecisiete de junio de dos mil veintidós LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. 1. VISTA; la causa número veintiséis mil quinientos treinta y nueve – dos mil diecinueve – Lima, en audiencia pública a través de la plataforma virtual Google Hangouts Meet llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Quispe Salsavilca – Presidente, Yaya Zumaeta, Cárdenas Salcedo, Yalán Leal y Bustamante Zegarra, y luego de veri? cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 1. Objeto del Recurso de Casación En el presente proceso sobre nulidad de resolución administrativa, la empresa demandante, Pinturas Tamsa Sociedad Anónima Cerrada, con fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve ha interpuesto el recurso de casación obrante de fojas cuatrocientos noventa y cinco a quinientos catorce del expediente principal, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veintidós del nueve de agosto de dos mil diecinueve, corriente de fojas cuatrocientos cincuenta y ocho a cuatrocientos setenta y uno del mismo expediente, que con? rmó la sentencia apelada de primera instancia expedida mediante resolución número once de fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, obrante de fojas doscientos noventa y nueve a trescientos quince de los autos principales, que declaró infundada la demanda. 2. Causales por las que se ha declarado procedente el recurso de casación Mediante Auto Cali? catorio de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, corriente de fojas ciento ochenta y siete a ciento noventa y dos del cuaderno de casación formado en esta Corte Suprema de Justicia, se declaró PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante, Pinturas Tamsa Sociedad Anónima Cerrada, por la siguiente causal: Infracción normativa del artículo 155° de la Decisión Nº 486, conforme con los criterios establecidos en la Interpretación Prejudicial Nº 419-IP-2017. Alega que, de acuerdo con los criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto a la aplicación de la norma invocada, debió concluirse que no existe riesgo de confusión entre las marcas en discusión. Señala que en la referida Interpretación Prejudicial, al desarrollarse cómo debe realizarse la comparación entre marcas mixtas, se indica que deben seguirse tres reglas, las que implican analizar qué impresión se llevaría el consumidor cuando se encuentre con marcas de este tipo, y a? rma que en aplicación de ellas, en el presente caso, el balde y la etiqueta en el centro del balde son comunes en muchas marcas de pintura, por lo que se trata de elementos que no son los más distintivos ni relevantes. Además, sostiene que el análisis debió versar sobre aquellos elementos que diferencian a las marcas en comparación, siendo estos: a) en la marca ‘FAST’ el color de la ? gura oval es negro, mientras que en ‘FLASH’ es verde; b) la denominación ‘FAST’ contiene la expresión ‘4 litros’, mientras que la denominación “FLASH” no; c) el tipo de letra utilizado en la denominación ‘FAST’ es ancho y cursivo, mientras que en la denominación ‘FLASH’ es más ? no y no cursivo; d) en la denominación ‘FAST’ la palabra ‘COLORS’ es celeste, mientras que en la denominación FLASH es blanca; y la denominación ‘FAST’ utiliza colores verde claro, naranja, fucsia, celeste más dibujos dentro de las líneas, mientras que la denominación ‘FLASH’ utiliza los colores azul, fucsia, celeste y verde. Argumenta también que la Sala Superior debió tener presente que el aspecto denominativo y fonético (‘FAST’ y ‘FLASH’) es lo más importante al momento de realizar la comparación entre estas marcas mixtas; asimismo, aduce que las marcas ‘FAST’ y ‘FLASH’, si bien coinciden en tres letras, son fonéticamente distintas, no teniendo un lexema común; por consiguiente, concluye que existen elementos su? cientes distintivos que permiten que las marcas ‘FAST’ y ‘FLASH’ puedan competir sin riesgo de confusión. Por otro lado, indica que el Colegiado de mérito tampoco tuvo en cuenta los criterios establecidos en la Interpretación Prejudicial Nº 240-IP-2013, que determinan cuatro reglas adicionales. Así, expone que, en el presente caso, si se observan los signos ‘COLORS FAST LATEX MATE’ y ‘COLOR r A FLASH LATEX LAVABLE’ en conjunto, se evidencia que no existe confusión para diferenciarlos, pues la confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir al consumidor hasta el punto de tomar una cosa por otra, situación que no se produce en el caso de autos. Además, según señala, es evidente que la impresión ? nal del consumidor no es la de confundir ambas marcas, pues existe una diferencia notoria respecto a los colores, tipo de letra y la parte descriptiva del producto. Adicionalmente, advierte que, a pesar de las semejanzas, deben destacarse las diferencias, las que se observan de manera inmediata (según lo expuesto previamente) y de las cuales se podía concluir que las marcas en comparación son complemente distintas. Finalmente, anota que el sujeto que aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 3. Asunto Jurídico en Debate En el caso particular, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si la Sala Superior al con? rmar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, estableciendo que la Resolución Administrativa emitida durante el procedimiento administrativo seguido contra la empresa demandante no adolece de vicios de nulidad, constituye una decisión que se ajustaría a la correcta interpretación del artículo 155° de la Decisión Nº 486, conforme con los criterios establecidos en la Interpretación Prejudicial Nº 419-IP-2017. II. CONSIDERANDO: Referencias principales del proceso judicial PRIMERO.- Para resolver la denuncia planteada y contextualizar el caso particular, es pertinente iniciar el examen que corresponde a este Supremo Tribunal con el sucinto recuento de las principales actuaciones vinculadas con el desarrollo de la presente causa judicial. Así tenemos: 1.1. Materialización del ejercicio del derecho de acción El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, Pinturas Tamsa Sociedad Anónima Cerrada (en adelante, Pinturas Tamsa) acudió al órgano jurisdiccional interponiendo demanda sobre nulidad de resolución administrativa, obrante de fojas ochenta y cuatro a noventa y nueve del expediente principal, subsanada por escrito obrante de fojas ciento cinco a ciento seis del mismo expediente, planteando el siguiente petitorio: la nulidad parcial de la Resolución Nº 2499-2014/TPI- INDECOPI, del trece de agosto de dos mil catorce, especí? camente en el punto segundo de su parte resolutiva y, en consecuencia, ordenar el levantamiento de la prohibición del uso del signo distintivo materia del presente proceso, dejándose sin efecto legal la multa y el pago de costas y costos. Se sustenta el petitorio argumentando que: a) lo expuesto por la entidad demandada se sustenta en meras suposiciones y no en pruebas concretas ni en los medios probatorios ofrecidos por la denunciante, a quien le corresponde la carga de la prueba para, justamente, acreditar la supuesta infracción que habrían cometido contra su marca registrada; así, la denunciante debió probar que la demandante comerció el producto con el signo denunciado con posterioridad al registro de su marca, inscrita el veintinueve de junio de dos mil once, habiendo solo presentado una factura, del veintiuno de febrero de dos mil doce, que no prueba ese hecho; b) tampoco se tomó en consideración que desde el treinta y uno de enero de dos mil doce había suspendido sus actividades, como demostró con su ? cha RUC, que consta en autos, es decir, desde antes de la presentación de la denuncia tenía sus actividades suspendidas; c) con relación al análisis comparativo efectuado por la entidad demandada, este concluyó que lo único relevante de ambos signos es la denominación FLASH y envase en el caso de la demandante, y la denominación FAST y logotipo, en el caso de la demandada, llegando incluso a la conclusión que tienen una pronunciación y entonación distinta en cada caso, por lo que no existe semejanza fonética; sin embargo, determinó que ambos signos son similares desde el punto de vista grá? co, sin tomar en consideración que la distribución de colores que ambos presentan no son similares, pudiendo diferenciarse claramente ambos envases; la ? gura oval no constituye un elemento de uso exclusivo de la empresa denunciante, pues la usan otras marcas de pintura, como Pinturas Pintuco o Pinturas Tito Pabón; que los elementos FLASH y FAST son distintos pues el primero está en letra normal y el segundo en cursivas; que la denominación COLOR es solo descriptiva y de naturaleza débil por lo que no es relevante; y, la denominación FAST contiene la expresión 4L que no contiene la expresión FLASH; y, d) ? nalmente precisa que usó el signo denunciado por ser su derecho y por haberlo registrado antes que la denunciante según las características que ahora lo identi? can, pues esta marca recién desde el veintiocho de junio de dos mil once se encuentra registrada según las características que se encuentran en su denuncia, pero la marca PINTURAS FLASH, registrada bajo el Certi? cado Nº 148558, estuvo vigente hasta el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, para distinguir productos de la Clase Nº 2 de la Clasi? cación Internacional, siendo por ello anterior al registro de la mencionada marca FAST con sus nuevas características. 1.2. Formulación del contradictorio La entidad demandada Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi), a través de su Procurador Publico, mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil quince, obrante de fojas ciento veinte a ciento cuarenta y tres del expediente principal, absuelve la demanda, pretendiendo que ésta sea declarada infundada en todos sus extremos. Son fundamentos principales de la absolución los siguientes: a) las partes han tenido la oportunidad de exponer sus argumentos, presentar pruebas y obtener un fallo sustentado en cuestiones de hecho y derecho, habiendo veri? cado con los medios probatorios que aportó que la demandante, que esta reconoció expresamente haber usado el signo materia de denuncia, según escrito presentado el siete de febrero de dos mil trece y en el informe oral del veintiocho de abril de dos mil catorce; asimismo, que pese al requerimiento de información para que precise desde cuándo comercializaba los productos cuestionados y en qué cantidad, no cumplió con absolverlo, de todo lo cual mal puede la accionante alegar que la demandada se sustentó en meras suposiciones cuando se determinó que esta sí usó el signo materia de infracción con posterioridad al registro de la marca sustento de la denuncia; b) en cuanto al análisis de riesgo de confusión, el Tribunal del Indecopi no ha negado la existencia de diferencia entre los signos confrontados; no obstante, los dos signos presentan diferencias ligeras que no implican que cualquier tercero pueda utilizar libremente en el mercado un signo que es susceptible de infringir derechos de exclusividad que ostente el titular de la marca, más aún si, como se aprecia en este caso, presentan similitudes grá? cas que determinan que susciten un impacto visual muy similar en su conjunto; c) al respecto, con relación a los colores, señala que el registro de una marca en colores determinados hace que estos pasen a formar parte del signo, protección que no se extiende al color en sí o a la combinación de colores, sino a su particular forma de presentación en sí mismo, lo que determina que los consumidores lleguen a asociar la particular distribución de elementos cromáticos a un origen empresarial determinado, en el caso concreto, con la marca COLORS FAST LÁTEX MATE y logotipo; en este sentido, al presentarse dicha combinación y distribución de colores en otros signos que concurren en el mercado, el público consumidor podría asociarlos erróneamente como provenientes de un mismo origen empresarial; d) re? ere que es errado lo señalado por la demandante acerca de que ella usó el signo denunciado por ser su derecho y por haberlo registrado antes que la denunciante, toda vez que la referida empresa no ostenta derechos de exclusiva sobre el signo materia de infracción, y si bien es cierto existen registradas a favor de distintos titulares marcas que incluyen el término FLASH en su conformación, dicho elemento no es materia de discusión en el procedimiento sancionador, debido a que las semejanzas entre el signo usado por la actora y la marca registrada se determinó por la especial con? guración de los elementos que presentan dichos signos, los que los hace susceptibles de inducir a confusión a los consumidores. Por su parte, Corporación Peruana de Productos Químicos Sociedad Anónima (en adelante, Corporación Peruana de Productos Químicos), mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil quince, obrante de fojas ciento sesenta y dos a ciento ochenta del expediente principal, absuelve la demanda, pretendiendo que ésta sea declarada infundada en todos sus extremos. Son fundamentos principales de la absolución los siguientes: a) de la revisión de los actuados, se aprecia que la demandante ha establecido expresamente haber utilizado el signo materia del procedimiento, afectando de esta manera los derechos de la empresa demandada y, por consiguiente, ha cometido la infracción marcaria materia de denuncia, la misma que ha sido declarada fundada; por lo tanto, no puede alegar que la autoridad administrativa ha tomado su decisión basándose solamente en suposiciones y no en base a pruebas especí? cas y concretas; b) respecto al uso en el comercio del signo denunciado y de su marca registrada, luego de analizar los signos en con? icto, dadas las semejanzas grá? cas entre ellos y la vinculación de los productos de Clase Nº 2 de la Clasi? cación Internacional, el Tribunal del Indecopi consideró que estos comparten varios elementos que son comunes en ambos signos, referidos a que se encuentran conformados por una etiqueta que contiene franjas horizontales adyacentes que presentan una similar distribución de colores, en ambos el elemento denominativo relevante se encuentra ubicado en la parte superior y central, contenido en una ? gura oval, las denominaciones FLASH y FAST se encuentran en letras gruesas de color blanco, las que además comparten tres de las letras que las conforman (F-A-S), y la denominación COLORS se encuentran encima del elemento denominativo relevante y en menor dimensión en comparación con este; y, c) siendo así, se determinó que el signo utilizado por la demandante resultaba confundible con la marca registrada de la empresa demandada, y se habría con? gurado una infracción a los derechos de propiedad industrial en aplicación del artículo 155°, inciso d), de la Decisión Nº 486. 1.3. Dictamen Fiscal Provincial La Décimo Cuarta Fiscalía Provincial Civil de Lima mediante Dictamen Nº 644-2016, presentado el nueve de agosto de dos mil dieciséis, corriente de fojas doscientos dieciocho a doscientos veintinueve del expediente principal, opina porque que se declare infundada la demanda contencioso administrativa. 1.4. Sentencia de primera instancia Mediante resolución número once del quince de mayo de dos mil diecisiete, obrante de fojas doscientos noventa y nueve a trescientos quince del expediente principal, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima emite sentencia de primera instancia, declarando infundada la demanda. Se funda la decisión judicial exponiéndose principalmente que: i) sobre la alegada vulneración al debido proceso al atribuirse responsabilidad a la demandante en base a suposiciones y no pruebas especí? cas, la judicatura considera que la entidad demandada no ha vulnerado dicho derecho, toda vez que en sede administrativa se acreditó la infracción cometida por ella debido a que los signos en con? icto distinguen productos que se encuentran vinculados en la misma Clase Nº 2 y además resultan confundibles, dado que presentan características cromáticas y grá? cas similares; ii) en efecto, si bien la actora mani? esta que la entidad demandada adoptó una decisión arbitraria en base a meras suposiciones y no en base a pruebas especí? cas y concretas para determinar responsable de la infracción, vulnerándose el debido procedimiento administrativo, la judicatura advierte que la entidad ha considerado como válidos los medios probatorios ofrecidos, consistentes en un balde con el signo cuestionado FLASH y logotipo y copia de la Factura 001 Nº 000899, de fecha veintiuno de febrero de dos mil doce; iii) además, valoró también que en el escrito de la demandante de fecha siete de febrero de dos mil trece y en el informe oral del veintiocho de abril de dos mil catorce, la accionante expresamente reconoció que hizo uso del signo cuestionado en el procedimiento administrativo de infracción, y no cumplió con el requerimiento efectuado por el Tribunal del Indecopi de precisar desde cuándo comercializaba los productos con el signo cuestionado, ni tampoco en qué cantidades; asimismo, tomó en cuenta que el veintiocho de junio de dos mil once se produjo el registro de la marca registrada de la denunciante; iv) agrega que la autoridad administrativa, para determinar la infracción de la demandante, valoró a su vez la información brindada por la denunciante, acerca de la durabilidad de los productos cuestionados, a saber pinturas, que es de doce meses (un año), por lo que válidamente in? rió, del contraste de estas fechas -tanto de la factura de comercialización, del registro de la marca registrada, como del hecho manifestado por la actora que sus actividades comerciales se encontraban suspendidas, al haber sido dada de baja ante la Sunat en agosto de dos mil once- que la fabricación del producto se habría dado en el periodo comprendido entre el veintiuno de febrero de dos mil once al veinte de febrero de dos mil doce; de todo ello, consideró que la mencionada fabricación se pudo realizar luego de la fecha de registro de la marca base de la denuncia en sede administrativa, el veintiocho de junio de dos mil once; v) por lo tanto, de un análisis en conjunto de todos los medios de prueba, actuaciones y situaciones merituadas a lo largo del procedimiento administrativo, la demandada determinó que Pinturas Tamsa hizo uso del signo infractor en el comercio para identi? car sus productos (pinturas) en un periodo infractor correspondiente con anterioridad a la interposición de la denuncia y con posterioridad al registro de la marca; vi) por otro lado, respecto al riesgo de confusión entre el marca registrada y el signo denunciado, al momento de comparar signos mixtos confrontados, debe tenerse presente que el elemento denominativo de estos es compuesto, por lo que era necesario determinar cuál es el vocablo dominante, el mismo que deberá tener la mayor fuerza distintiva entre las demás palabras y será el que se impregnará en la memoria del consumidor; vii) en ese sentido, en el signo de la accionante se aprecia que el vocablo dominante es FLASH, por su tamaño y ubicación, debido a que las demás denominaciones que la acompañan: COLORS, LATEX y LAVABLE, que se encuentran en tamaño pequeño, son débiles por ser descriptivas de algunas características del producto ya que aluden directamente al material del cual son elaboradas las pinturas; viii) en cuanto a la marca registrada, hay que señalar que en ella, la denominación FAST es la relevante por su tamaño y ubicación, así como por el carácter arbitrario que posee en relación a los productos que distingue, precisando que la palabra COLORS es genérica para los productos que distingue la marca registrada ya que ésta distingue colores y es de uso común para el caso de pinturas, así como LATEX y MATE, que son débiles por ser descriptivas de algunas características del producto distinguido en la Clase Nº 2; ix) por consiguiente, el análisis sobre la semejanza de los signos recaerá sustancialmente sobre sus denominaciones relevantes FLASH y FAST; x) de otro lado, comparando los signos en cuestión desde una visión o impacto visual en conjunto y sucesivo, la judicatura concluyó que éstos generan impresiones similares, debido principalmente a lo siguiente: x.1) los signos presentan semejante distribución de sus elementos; así, la denominación relevante FLASH del signo usado por la demandante se encuentra centrada horizontalmente en letra gruesa de color blanco; mientras que en el caso de la marca registrada, la denominación FAST se ubica también en la parte central y de manera horizontal en letra blanca gruesa, ambos por debajo de la denominación COLORS (en menor tamaño) y escritos dentro de una similar forma ovalada o elíptica que incrementa el riesgo de confusión; x.2) las franjas que sirven de fondo de las palabras FLASH (signo usado) y FAST (marca registrada) resultan similares debido a la distribución de colores: verde, azul/ celeste anaranjado y fucsia/rosado; x.3) las palabras relevantes en su conformación coinciden en tres letras: F-A-S; xi) en consecuencia, debido a la similitud entre los signos confrontados, tras determinarse que el elemento denominativo FLASH es el que destaca y que la palabra COLORS es genérica y las demás que la acompañan son descriptivas, por lo que carecen de distintividad y relevancia, es que se consideró que se presenta el riesgo de confusión entre ambos signos; xii) de esta manera, la coexistencia pací? ca en el mercado del signo infractor junto a la marca registrada no es posible, dado que con su presencia se puede inducir a confusión al público consumidor respecto al origen empresarial del mismo, pudiendo creerse que se trata de una variedad del producto de la codemandada; en ese sentido, se concluye que el signo infractor utilizado por Pinturas Tamsa vulnera los derechos de propiedad industrial de Corporación Peruana de Productos Químicos, por lo que correspondía aprobar la prohibición a la demandante del uso del signo COLORS FLASH LATEX LAVABLE y el envase para distinguir pinturas en el mercado; y, xiii) con relación a la titularidad de la marca PINTURAS FLASH, que otorgaría a la demandante algún derecho prioritario, se tomó en cuenta que la misma le pertenece a una persona que es diferente a ella, el señor Jaime Torvisco Tomateo, de forma que este no le otorga derechos de exclusiva según alega. 1.5. Ejercicio del derecho a la impugnación La demandante Pinturas Tamsa mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, obrante de folios trescientos veintiuno a trescientos treinta y uno del expediente principal, subsanado mediante escrito ovante de fojas trescientos treinta y seis a trescientos cuarenta del mismo expediente, interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda. Son agravios principales del recurso vertical los siguientes: a) en el procedimiento administrativo solo se presentó una factura, perteneciente a la empresa Mega Color´s, la cual no prueba que la demandante comercializó el producto denunciado, sino que comercializó un balde de pintura el veintiuno de febrero de dos mil catorce, por lo que se le atribuye una infracción en base a meras suposiciones y no a medios probatorios; b) se evidencia una falta de motivación en la sentencia, pues se limita a repetir textualmente los argumentos de la Resolución administrativa, relacionado con que la actora reconoció que hizo uso del signo en su escrito del siete de febrero de dos mil trece y en el informe oral del veintiocho de abril de dos mil catorce, sin tomar en cuenta que desde el treinta y uno de enero de dos mil doce, esta parte había suspendido sus actividades, llegando a determinarse el uso en base a inferencias; c) en la sentencia se reitera lo precisado en la vía administrativa, cuando indica que las palabras relevantes coinciden en tres letras (F-A-S), por lo que presenta riesgo de confusión, con lo que se afecta su derecho a la debida motivación y, de otro lado, se determinó el uso en base a inferencias, lo que también el juzgado dedujo sin mayor sustento; d) no se realizó un examen de forma conjunta de todos los elementos de los signos confrontados, vulnerando los criterios del Tribunal Andino, pues se realizó una evaluación en base a las diferencias y no a sus similitudes; y, e) los elementos denominativos FLASH y FAST generan pronunciaciones distintas y son grá? cos distintos; así, el hecho que el nombre esté centrado horizontalmente no determina que el signo carezca de distintividad, sino que es una práctica muy usada r r en todas las marcas de pinturas. 1.6. Interpretación Prejudicial Mediante resolución número dieciséis de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, obrante de fojas trescientos setenta y cuatro a trescientos setenta y siete del expediente principal, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, dispuso la suspensión del proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del artículo 155°, inciso d), de la Decisión Nº 486, requerimiento que fue atendido mediante Interpretación Prejudicial Nº 419-IP- 2019, del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, obrante de fojas trescientos ochenta y nueve a trescientos noventa y nueve del mismo expediente. 1.7. Sentencia de segunda instancia La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número veintidós del nueve de agosto de dos mil diecinueve, corriente de fojas cuatrocientos cincuenta y ocho a cuatrocientos setenta y uno del expediente principal, con? rmó la sentencia apelada de primera instancia que declaró infundada la demanda. Constituyen argumentos principales de la decisión superior los siguientes: i) luego de obtener el registro de la marca, su titular cuenta con un derecho de exclusiva en el trá? co económico, el que presenta dos facetas o vertientes; una positiva, por la cual se permite el uso exclusivo y explotación de la marca (cederla o conceder licencia sobre la misma); y una negativa, que lo faculta a prohibir el uso de la marca por terceros, así como oponerse al registro de un signo idéntico o similar, posibilitando ejercer acciones frente a los agentes que usen sin su consentimiento la marca registrada o una similar, pasible de inducir a confusión a los consumidores; ii) en el presente caso, de la revisión de la sentencia como de la Resolución administrativa impugnada, en relación al escrito del siete de febrero de dos mil trece y al informe oral del veintiocho de abril de dos mil catorce, advierte que tales hechos fueron parte del análisis sobre la acreditación de la infracción, en el cual se valoraron varios elementos, como el balde con el signo cuestionado FLASH y logotipo, la Factura 001 N°000899 del veintiuno de febrero de dos mil doce, la durabilidad de los productos, y lo precisado en el escrito mencionado y en el aludido informe oral; iii) todo ello llevó al juez a coincidir con el análisis que se hizo por parte del Tribunal del Indecopi en la vía administrativa; por lo tanto, no se estableció el uso del producto denunciado en base a inferencias y, si hubiera sido así, ello, en líneas generales, no está prohibido, toda vez que en nuestro sistema se admite la prueba indirecta; iv) la demandante ha señalado que desde el treinta y uno de enero de dos mil doce suspendió sus actividades; sin embargo, a criterio de la Sala Superior, ello no signi? ca que no haya utilizado la marca, como así lo reconoció y como quedó acreditado con la Factura 001 N°000899 del veintiuno de febrero de dos mil doce, que si bien fue emitida por un tercero, se re? ere a un producto elaborado por la demandante, como es posible advertir de la imagen del balde, lo que no fue desvirtuado por la accionante. Por lo tanto, se acreditaría que el uso de la marca se hizo luego de que se inscribiera el signo distintivo COLOR FAST LÁTEX MATE, a favor de Corporación Peruana de Productos Químicos, el veintiocho de junio de dos mil once; v) por otro lado, se sostiene que al momento de valorar las pruebas se tomaron en cuenta los diversos medios probatorios, entre ellos la mencionada Factura emitida por Distribuidora Matizados Mega Color’s, así como lo precisado por la actora en su escrito del siete de febrero de dos mil trece y el informe oral del veintiocho de abril de dos mil catorce, de todo lo cual se llegó a la conclusión que fue la demandante la que utilizó la marca y que -como se mencionó- ello se corrobora con lo que aparece de la imagen del balde, en el sentido que fue Pinturas Tamsa la que fabricó la pintura con dicho signo; vi) respecto a la similitud de los signos en con? icto, se aprecia que la parte denominativa de ambos se conforman por los términos COLORS FAST LÁTEX MATE y COLORS FLASH LÁTEX LAVABLE, siendo la parte predominante los términos FAST y FLASH, ya que COLORS es identi? cable por los consumidores como colores y es un término usual en la Clase Nº 2, y en el caso de LÁTEX MATE y LÁTEX LAVABLE son descriptivos de los tipos de productos y sus características; vii) tomando en consideración lo expuesto, en cuanto a la comparación fonética, se aprecia que los términos FAST y FLASH generan una pronunciación distinta, pese a compartir las letras F-A-S; sin embargo, desde el punto de vista grá? co, aprecia semejanzas entre los signos, a saber, vii.1) las líneas horizontales de distintos colores, compartiendo los colores verde y fucsia en tonalidades neón; vii.2) se emplea el término COLORS antes del elemento denominativo predominante FAST/FLASH y en menor dimensión; vii.3) los términos FAST y FLASH se encuentran dentro de una ? gura ovalada oscura y las letras resaltan al ser blancas y gruesas; vii.4) la ? gura ovalada se encuentra al centro del envase; viii) con ello, la Sala Superior aprecia una serie de semejanzas que podrían generar un riesgo de confusión en los consumidores, más aún si la disposición de colores y líneas no se encuentran en otras presentaciones para pinturas en el mercado, es decir, que no es usual, siendo que el hecho que otras marcas empleen la ? gura ovalada en sus marcas no genera que los otros elementos también sean de uso común, por lo que no advierte una diferencia tal entre ambas presentaciones que puedan distinguirse una de otra sin causar confusión entre los consumidores, llegándose a considerar que el signo empleado por Pinturas Tamsa sea una nueva presentación o que se encuentre vinculación entre las empresas; y, ix) en ese sentido, no se veri? ca que el juzgado haya obviado o inaplicado los criterios que viene señalando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sino que ha tenido en cuenta con mayor énfasis las semejanzas que las diferencias, tal como propone dicho ente y la doctrina; además, se tuvo presente que el riesgo de confusión no se ha determinado únicamente en el hecho que los términos se encuentren en el centro sino en el conjunto de semejanzas citadas. Anotaciones acerca del recurso de casaci
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