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11233-2020-LIMA
Sumilla: FUNDADO. SE DETERMINA QUE LA FALTA DE CERTEZA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS QUE LA PROPIA SENTENCIA IMPUGNADA, SE DEBE RELACIONAR CON OTROS DOCUMENTOS QUE EL MISMO FALLO HABÍA DESECHADO POR NO ESTAR DENTRO DEL PERÍODO RELEVANTE DE PRUEBA, POR LO QUE ESTE TRIBUNAL SUPREMO ESTIMA QUE SE HAN VULNERADO LOS ARTÍCULOS 165, 166 Y 167 DE LA DECISIÓN 486.
Fecha de publicación (aaaammdd): 20230426
Fecha del documento: –
Índice fuente: JURISPRUDENCIA JUDICIAL
Repositorio oficial: Datos abiertos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SENTENCIA
CASACIÓN Nº 11233-2020 LIMA
Materia: El período relevante para determinar el uso del lema comercial es de 3 años, computados desde el momento en que se pide su cancelación. Las pruebas anteriores o posteriores a este período son irrelevantes. Lima, veinticinco de agosto de dos mil veintidós LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: – I. Vista; la causa número once mil doscientos treinta y tres del año dos mil veinte; en Audiencia Pública virtual llevada a cabo en la fecha, ante este Tribunal de Casación integrado por los señores Jueces Supremos: Calderón Puertas – Presidente, Yaya Zumaeta, Quispe Salsavilca, Yalán Leal y Bustamante Zegarra; con el expediente principal, así como con el cuaderno de casación formado ante esta Sala Suprema; y, producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia casatoria: II. Asunto En el presente proceso contencioso administrativo, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, los recursos de casación interpuestos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), de fecha 6 de agosto de 20201 y la Financiera Confianza Sociedad Anónima Abierta (en adelante La Financiera), de fecha 6 de agosto de 20202, ambos contra la sentencia de vista de fecha 20 de julio de 20203, que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 18 de setiembre de 20184, que declaró infundada la demanda, reformándola la declaró fundada, en consecuencia, nula la Resolución Nº 1709-2017/TPI-INDECOPI del 30 de mayo de 2017, por la que se confirmó la Resolución Nº 2635-2016/ CSD-INDECOPI y por sus efectos la Resolución Nº 1937- 2016/CSD-INDECOPI que declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Financiera Confianza Sociedad Anónima Abierta y canceló el registro del lema comercial ‘Construyendo Confianza’ inscrita a favor de Inversiones Rocazul Sociedad Anónima Cerrada; debiendo la autoridad administrativa emitir nueva resolución. III. Antecedentes Sede administrativa – Solicitud de cancelación por falta de uso, 8 de enero de 2014, presentada por la empresa Financiera Confianza Sociedad Anónima Abierta contra el lema comercial “Construyendo Confianza” registrada a favor de Inversiones Rocazul Sociedad Anónima Cerrada. – Escrito de fecha 14 de junio de 2016, por el que Inversiones Rocazul Sociedad Anónima Cerrada absuelve el traslado de la solicitud de cancelación de su lema. – La Resolución Nº 1937-2016/ CSD-INDECOPI de fecha 20 de julio de 2016, declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Financiera Confianza Sociedad Anónima Abierta. – La Resolución Nº 2635-2016/ CSD-INDECOPI, de fecha 3 de octubre de 2016, declaró infundado el recurso de reconsideración. – Mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2016, Inversiones Rocazul Sociedad Anónima Cerrada interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº 2635-2016/CSD-INDECOPI. – La Resolución Nº 1709-2017/TPI-INDECOPI de fecha 30 de mayo de 2017 confirmó la Resolución Nº 2635-2016/CSD- INDECOPI que declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Financiera Confianza Sociedad Anónima Abierta y canceló el registro de lema comercial “Construyendo Confianza” inscrito a favor de Inversiones Rocazul Sociedad Anónima Cerrada, sostuvo que: la presente acción de acción de cancelación fue iniciada el 8 de enero de 2014, la emplazada deberá acreditar el uso del lema comercial materia de cancelación, en el periodo comprendido entre el 8 de enero de 2011 y el 8 de enero de 2014 (periodo de prueba relevante), en tal sentido, de la revisión conjunta de los medios probatorios adjuntados no se aprecia el uso del lema comercial “Construyendo Confianza”, inscrito con Certificado Nº 4547, dentro del periodo de prueba que establece el artículo 165 de la Decisión 486, por lo que en aplicación de dicho artículo, concordado con el artículo 179 de la mencionada norma, corresponde cancelar su registro. Sede judicial a. Demanda La empresa Inversiones Rocazul Sociedad Anónima Cerrada, interpone demanda contencioso administrativa contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y Financiera Confianza Sociedad Anónima Abierta, solicitando como pretensión principal se declare la nulidad de la Resolución Nº 1709-2017/TPI- INDECOPI de fecha 30 de mayo de 2017, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el expediente administrativo Nº 560190-2014/DSD; y, como pretensión accesoria, se declare la nulidad de la Resolución Nº 2635- 2016/CSD-INDECOPI de fecha 3 de octubre de 2016 y la Resolución Nº 1937-2016/CSD-INDECOPI. Bajo los siguientes argumentos: – Como puede apreciarse en las resoluciones impugnadas, se ha contravenido lo expresamente normado en el artículo 139 de la Constitución Política y el artículo IV de la Ley Nº 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo, ya que únicamente se efectúa, parcialmente, una ayuda memoria de los hechos y peor aún se omite analizar la base normativa aplicable a los hechos descritos, lo que a todas luces es atentatoria de principios y garantías de orden constitucional, que disponen que toda resolución debe ser debidamente motivada e incluso se ha dejado de analizar medios probatorios fundamentales en el proceso, pruebas que acreditaban el uso de nuestro lema comercial, asumiendo de manera equivocada, que las pruebas deban tener fecha que corresponde únicamente al supuesto periodo de relevancia por ellos, del 7 de enero al 2011 al 07 de enero del 2014. Como si estas fueran las únicas que podrían actuarse para obtener una certeza en la dilucidación de la controversia de uso de la marca por parte de Inversiones Rocazul Sociedad Anónima Cerrada en dicho supuesto de periodo de relevancia. – Existe una falta de motivación o motivación aparente en todas las resoluciones expedidas por la Comisión de Signos Distintivos como por el Tribunal de Propiedad Industrial, las mismas que tienen el objeto de acreditar que: Inversiones Rocazul Sociedad Anónima Cerrada usa en forma ininterrumpida desde el año 2006 el lema comercial “Construyendo Confianza” principalmente a través de su página web por más de 10 años; y la empresa Inversiones Rocazul Sociedad Anónima Cerrada realiza servicios y actividades de negocios inmobiliarios – de la clase 36 de la nomenclatura oficial. – Indecopi, sin mayor fundamento ni explicación, simplemente aduciendo que no se encuentra dentro del supuesto periodo de relevancia, no toma en cuenta que eran pruebas importantes que acreditan el uso del lema comercial. b. Contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, expone los siguientes argumentos de defensa: – La omisión de la parte en acreditar los requisitos para la vigencia de registro del lema comercial, no constituye violación al debido proceso. – Los medios probatorios adjuntados durante el procedimiento administrativo, no acreditaron el uso del lema comercial “Construyendo Confianza”, en el modo y cantidad que correspondía a la naturaleza de los servicios de la marca registrada asociada al mismo, razón por la cual correspondía la cancelación de la vigencia de su registro para servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. – La Resolución Nº 1709-2017/TPI- INDECOPI expedida por el Tribunal del INDECOPI se encuentra plenamente arreglada a ley, no habiendo incurrido en vicio alguno que origine su invalidez o ineficacia. La empresa Financiera Confianza Sociedad Anónima Abierta, expone los siguientes argumentos de defensa: – Los medios probatorios adjuntados por la accionante no contaban con fecha cierta, no siendo posible determinar que los mismos fueran usados en el comercio en el periodo de prueba, así como aquellos documentos que tienen fecha y/o contenido cuya data está fuera del periodo de prueba relevante; por lo tanto, carece de medio probatorio válido y fehaciente que acredite el uso del lema comercial “Construyendo Confianza” dentro de un plazo de tres (3) años consecutivos, entre los periodos del 07 de enero del año 2011 al 07 de enero del año 2014, y en aplicación a los artículos 165 y 179 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Intelectual”, se encuentra correctamente cancelado el registro del lema comercial antes mencionado. c. Sentencia de primera instancia Tramitada la causa conforme a ley, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de primera instancia de fecha 18 de setiembre de 2018, declaró infundada la demanda sobre nulidad de resolución administrativa; se exponen las siguientes razones esenciales que justifican la decisión: – La recurrente se equivoca en su demanda cuando arguye que es restrictivo que la entidad emplazada circunscriba su análisis probatorio tan solo a determinadas pruebas o que estas requieran de fecha cierta que no están ni pueden estar vinculadas a periodo de relevancia alguno, toda vez que la Autoridad Administrativa en la resolución impugnada determinó cuáles eran los medios probatorios a analizar y valorar justificando su decisión en que pertenecían al periodo relevante de tres años anteriores a la interposición de la acción de cancelación, conforme al artículo 165 de la Decisión 486, por lo que no se advierte con ello alguna vulneración al derecho de defensa de Inversiones Rocazul. – De una valoración en conjunto de los medios probatorios admitidos por la Autoridad Administrativa, tenemos que, respecto de la carta de fecha 31 de octubre de 2012, enviada por Tradi a Inversiones Rocazul, no se advierte que la misma demuestre el uso en el mercado del lema comercial “Construyendo Confianza”, solo constituye una comunicación entre las referidas empresas por la oferta que le hizo la actora a Tradi por el uso de dicho lema. Sobre la Partida Registral Nº 11583295, tampoco demuestra el uso comercial del lema en cuestión, pues se refiere a la constitución de la empresa Inversiones Rocazul; del contrato de Gerencia de Proyecto Inmobiliario, en él solo se acuerdan los términos y condiciones acordadas entre Inversiones Rocazul e Inmobiliaria Los Fresnos sobre el gerenciamiento del proyecto inmobiliario edificio Trento. Por otro lado, acerca de las nueve cartas emitidas entre el 8 de marzo de 2011 y el 14 de noviembre de 2013, en ellas no se verifica el uso del lema comercial, la actora comunica a diversos notarios su pedido de elevar a escrituras públicas la compraventa de departamentos de sus proyectos inmobiliarios a favor de terceras personas. En la revista titulada “Construcción e Industria”, del año 2011, se advierte que aparece un reportaje sobre los proyectos inmobiliarios construidos por Inversiones Rocazul, si bien se aprecia que la frase “Construyendo Confianza” forma parte del título, no obstante, dicho uso no es como lema comercial en el mercado, por la naturaleza informativa de la noticia y, además, no tiene una finalidad publicitaria y dado que no aparece junto a la marca registrada , inscrita con certificado Nº 41059, no se advierte que complemente o refuerce su distintividad. La carta emitida por Alberto Escobal, en su calidad de Gerente General de la empresa Escobal Mc Evoy Comunicaciones, se advierte que constituye una declaración de parte que por sí sola no demuestra el uso del lema comercial en el mercado de servicios de la clase 36 dentro del periodo relevante (entre enero de 2011 a enero de 2014), conforme a los criterios establecidos legalmente en el artículo 165 y siguientes de la Decisión 486, aun cuando en el referido documento se señale que la página web de la actora no ha tenido modificaciones de contenido en su estructura ni en su presentación en animación en sistema Flash donde se aprecian los lemas comerciales de su empresa “Construyendo Confianza” entre otros, desde el inicio en el año 2006 hasta la fecha de la emisión de la carta. – La página web de la actora, no encuentra respaldo en otros documentos o material publicitario dentro del periodo aludido, considerando la función publicitaria del lema y la naturaleza de los servicios de la marca a la que complementa. Respecto del Acta de Constatación Notarial, de fecha 22 de agosto de 2007 y del Acta de Verificación Notarial, de fecha 24 de mayo de 2016, mediante las cuales se verificaría la existencia de la página web www.rocazul.com.pe en dichas fechas, al margen de que dichas constataciones pertenecen a años que no están comprendidos en el periodo relevante, tales documentos por sí solos no crean convicción del uso del lema comercial. Se debe tener en cuenta, la naturaleza de los servicios del signo que se pretende comerciar (negocios inmobiliarios) y que dichas prestaciones requieren, para fines publicitarios, también razonablemente de otros elementos materiales tales como brochures, folletos y/o publicidad impresa, que demuestre o genere certeza de que estuvo en el mercado a disposición del público consumidor dentro del correspondiente periodo relevante, establecido expresamente en la Decisión 486, normativa comunitaria que es de obligatorio cumplimiento. d. Apelación La empresa demandante Inversiones Rocazul Sociedad Anónima Cerrada, apela la sentencia de primera instancia, exponiendo que: – Se ha realizado una apreciación fragmentada de las pruebas aportadas. – Se ha excluido a las pruebas referidas a la página web de la recurrente como elemento esencial de publicidad masiva y permanente, sin que se haya emitido pronunciamiento sobre la eficacia comercial de dicha prueba. – Se ha realizado una valorización inadecuada y parcial de las pruebas aportadas por la recurrente, entre ellas las referidas al acta de constatación notarial, las declaraciones juradas efectuadas por clientes de la recurrente que adquirieron unidades inmobiliarias en el llamado período de relevancia; el artículo publicado en la Revista CAPECO denominado “Construyendo Confianza”. – No existe una motivación adecuada. e. Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso Nº 248-IP-2019 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en fecha 23 de octubre de 2019 emitió la interpretación prejudicial recaída en el Proceso Nº 248-IP-2019, interpretó los artículos 165, 166, 167 175, 176, 177 y 179 de la Decisión 486, indicando lo siguiente: – El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. – Se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. – En atención al carácter accesorio del lema comercial, al solicitar su registro se debe indicar la marca solicitada o registrada a la que publicitará. – Los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales; y además a la cancelación del registro, a pesar de no mencionarse expresamente en la Decisión 486. – El concepto de uso de la marca se sostiene en el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. – La ausencia de uso debe darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro. – El uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional; en consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios y la oferta de contratar prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. – La prueba de uso va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. Es inadmisible exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. Corresponde que la autoridad pondere adecuadamente los factores existentes y sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana critica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. f. Sentencia de vista Elevados los autos a la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió revocar la sentencia apelada, reformándola declaró fundada la demanda nula la Resolución Nº 1709-2017/TPI-INDECOPI, del 30 de mayo de 2017 por la que se confirmó la Resolución Nº 2635-2016/CSD-INDECOPI y por sus efectos la Resolución Nº 1937-2016/CSD-INDECOPI que declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Financiera Confianza Sociedad Anónima Abierta y canceló el registro del lema comercial “Construyendo Confianza” inscrito a favor de Inversiones Rocazul Sociedad Anónima Cerrada; debiendo la autoridad administrativa emitir nueva resolución conforme a las consideraciones establecidas: – Si se solicitó la cancelación el 8 de enero de 2014, el período relevante de prueba es del 8 de enero de 2011 al 8 de enero de 2014. – No se encuentra cuestionada la eficacia comercial de la publicidad en la página web de la demandante, la que se encuentra expresamente establecida en la norma comunitaria como una forma de verificar el uso de un signo distintivo. Ésta será evaluada conjuntamente con los demás medios probatorios ofrecidos, tanto en la vía administrativa como en el presente proceso. – Si bien las declaraciones juradas de clientes/compradores en el período relevante, están fechadas fuera del período, puede apreciarse que el papel membretado utilizado por la empresa para efectos de cursar cartas a la Notaría Paino para que se disponga la elevación a escritura pública de la compraventa de los diferentes inmuebles ofertados, tiene la particularidad de llevar su logotipo o marca en el lado superior derecho y en su pie de página se aprecia el uso de su lema comercial, conjuntamente con su dirección web, domicilio y teléfonos; de manera que de una valoración conjunta se desprende que efectivamente se distinguía la marca simultáneamente con el lema comercial asociado a la misma; por lo que se genera certeza en su uso. – La constatación notarial efectuada en el año 2007, antes del período de relevancia, se advierte que en la página web de la empresa demandante publicita la Residencial Regina IV en Santa Beatriz, con opción a comunicarse con un asesor de ventas; lo cual debe ser correlacionado con las misivas dirigidas a la Notaría Paino, donde por ejemplo, se solicita la elevación a escritura pública de la compraventa a favor del cliente Nagy Bettina Gómez Ocon correspondiente al departamento Nº 802 del proyecto inmobiliario “Regina IV”, ubicado en Santa Beatriz, carta fechada el 08 de marzo de 2011, desprendiéndose de ello que la publicidad desplegada desde el año 2007 en su página web, ha surtido los efectos deseados de concretar ventas en el año 2011. – Respecto al artículo publicado en la Revista CAPECO de la Cámara Peruana de la Construcción Año XLVI Nº 266 – Diciembre 2011, denominado “Construyendo Confianza”, se encuentra asociado a la marca como su lema comercial, como su slogan, reafirmándose ello, al término del artículo, en el que se recuentan los valores de la empresa a favor de los clientes; por lo tanto, la empresa apelante acredita el uso del lema comercial registrado, dentro del período relevante, dado que no se requiere la difusión masiva de la revista, que es una especializada en construcción. IV. CONSIDERANDO Primero. Infracciones normativas denunciadas 1.1. Del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual: Infracción normativa del primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Indica que no se ha tenido en cuenta que el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial Nº 248- IP-2019 formuló consideraciones de obligatorio cumplimiento sobre los medios que podrían considerarse idóneos para acreditar el uso del lema comercial, tales como la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa, correos electrónicos, anuncios en páginas web, redes sociales, folletería o periódicos) y ofertas de contratar, mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, entre otros; además de ser necesario la puesta en el comercio del servicio o que el servicio se encuentre disponible en el mercado. Agrega que los medios que la Sala especializada valida no encajan en ninguno de los supuestos indicados en la Interpretación Prejudicial precitada. 1.2. De la Financiera Confianza Sociedad Anónima Abierta: a. Infracción de las normas que garantizan la debida motivación de las resoluciones judiciales: artículos 50, numeral 6, y 121 del Código Procesal Civil. Refiere que el razonamiento de la sentencia impugnada es contrario a las interpretaciones prejudiciales emitidas por la Comunidad Andina, por lo que se debieron explicitar razones suficientes que justifiquen la adopción de una posición contraria. Asimismo, precisa que es necesario que el lema y la marca siempre estén asociados, pues es la forma como se logra el posicionamiento con los consumidores, resaltando los valores de la empresa, como así también lo advirtió la Sala Superior en el cuarto considerando, y que es su uso conjunto el que permite la recordación y posicionamiento en el mercado, sin embargo, en el quinto considerando deja de lado el desarrollo normativo y afirma que debe ser interpretada de un cierto modo, pero cuando se encarga de subsumir los hechos al caso concreto finalmente se aparta de aquello que ella misma definió como contenido de la norma. b. Infracción normativa por interpretación errónea de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sostiene que de acuerdo al artículo 165 de la Decisión 486 cualquier medio probatorio aportado por el titular del registro que se encuentre fuera del rango de tiempo que la norma prevé no debería considerarse como pertinente para resolver la cancelación. Agrega que la infracción se presenta en el noveno considerando, cuando la Sala Superior reconoce en un primer momento que el Acta de Constatación Notarial del 22 de agosto de 2007 corresponde a un tiempo distinto al que es objeto de prueba, por lo que no puede ser admitida, y sin embargo desliza la posibilidad de que el mismo documento que descarta por el tema temporal siempre pueda servir para evaluar el periodo de uso, dando así a la norma un contenido distinto al que corresponde a su cabal interpretación, conforme lo señalado por el Tribunal Andino. Precisa también en relación al artículo 166 de la Decisión 486, que en el caso del lema comercial su uso debería consistir en ser igualmente constante en el mercado, pero siempre como complemento de la marca, como así se establece en el artículo 175 de la misma Decisión, con el propósito final de identificar el origen de un producto o servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o servicios de los que tienen otra procedencia, donde el uso debe ser veraz, inequívoco y no disimulado, por lo que no se podrá entender que existe uso efectivo si dicho uso se manifiesta de manera aislada y no pública. Manifiesta igualmente que el error de interpretación de la Sala Superior consiste en que no puede entenderse el uso del lema comercial sin asociarlo a un objetivo comercial, pues el derecho marcario y de protección de la propiedad intelectual en cuanto al uso supone un objetivo comercial, que no considera la Sala Superior. Segundo. Delimitación del pronunciamiento casatorio Aunque uno de los impugnantes ha denunciado infracciones de orden procesal, este Tribunal Supremo estima que el debate se circunscribe a determinar si se ha aplicado correctamente la Decisión 486 en el caso en cuestión. La denuncia procesal, por lo demás, también hace alusión a ello. Tercero. La Decisión 486 y los lemas comerciales 3.1. Los artículos 165, 166 y 167 de la referida Decisión prescriben lo siguiente: Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. 3.2. De otro lado, la interpretación prejudicial del Tribunal Andino sobre la cancelación de una marca, ha señalado: a. Que si la marca es “el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado” ella solo se encontrará en uso si “los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y forma de su comercialización”5. b. La carga de la prueba para saber si hay un uso efectivo de la marca corresponde al titular de ella. c. Para determinar si la marca está siendo utilizada debe tenerse en cuenta, entre otros hechos, si los productos o servicios se encuentran disponibles en la cantidad y modo que normalmente corresponde, indistintamente de la aceptación de los consumidores. d. Para verificar el uso de la marca deberá tenerse en cuenta “los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría”, también la existencia de un “establecimiento abierto al público, la publicidad (…) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos)”. e. Además, para determinar el tiempo de 3 años para que opere la cancelación se computa desde el inicio del pedido hacia atrás. Es en ese período donde no debe haberse utilizado la marca respectiva. Cuarto. El caso concreto 4.1. En el presente proceso, el pedido realizado por Financiera Confianza Sociedad Anónima Abierta fue hecho el 8 de enero de 2014; por consiguiente, debe determinarse si desde el 8 de enero del 2011 hasta la fecha aludida hubo utilización de la marca respectiva. 4.2. Ello es también aceptado en la sentencia de vista; de allí que el considerando octavo de la recurrida dice que “efectivamente corresponde excluir todo medio probatorio ofrecido que no cumpla con los parámetros de tiempo establecidos”. Por ello, debe descartarse el uso de la página web porque el tiempo de la constatación notarial realizada fue del 2007, fuera del período relevante de prueba, no pudiendo inferirse que el uso de esta página continuó cuando no existe evidencia de ello, de lo que sigue que no era posible -como lo señala la sentencia de vista (considerando noveno)- que pudiera ser “evaluada conjuntamente con los demás medios probatorios ofrecidos”. 4.3. De igual modo, por la misma razón, debe descartarse las cartas dirigidas a Constructora Inmobiliaria Britania por ser del año 2015 y, en general, todas las constataciones de folletería de la empresa realizada después del período relevante o de los documentos que tengan la misma calidad. 4.4. De tal manera, las pruebas adjuntadas se reducen a: a. Cartas a la Notaría Paino en el que se aprecia en el lado superior derecho el logotipo o marca y en su pie de página el lema comercial. b. Artículo publicado en la revista Capeco en la edición de diciembre del 2011, cuyo título es “Construyendo Confianza”. 4.5. A criterio de este Tribunal Supremo tales pruebas resultan insuficientes para determinar el uso de la marca, en tanto: a. En ninguno de los casos se hace uso regular de la marca y el lema comercial, pues en el primer caso marca y lema andan separados (en discordancia con lo prescrito en el artículo 175 de la Decisión 486 que alude a la necesidad de asociarlo a un objetivo comercial) y en el segundo no hay utilización de ellos. b. En el caso de las cartas notariales se está ante documentos particulares que, si bien es verdad, es posible de considerar en los términos de la interpretación prejudicial, son observables, conforme lo dicho en el párrafo precedente y porque en sí mismos no acreditan la comercialización de los servicios en el mercado dada su escasa relevancia para identificar el producto que se ofrece en el mercado. Es tan evidente la falta de certeza de ellos que la propia sentencia impugnada, para tenerlos en cuenta, debe relacionarlos con otros documentos que el mismo fallo había desechado por no estar dentro del período relevante de prueba (como se aprecia de la lectura del considerando décimo primero). c. El artículo en la revista Capeco es un reportaje y no propiamente uso del lema comercial. Quinto. Conclusión Estando a lo expuesto, este Tribunal Supremo estima que se han vulnerado los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar fundado el recurso de casación y emitir pronunciamiento de fondo acorde con los considerandos precedentes. V. DECISIÓN Por tales consideraciones, declararon: FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, de fecha 6 de agosto de 20206 y la Financiera Confianza Sociedad Anónima Abierta, de fecha 6 de agosto de 20207; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 20 de julio de 20208; y, actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fecha 18 de setiembre de 20189 que resolvió declarar infundada la demanda contencioso administrativa; en los seguidos por la empresa Inversiones Rocazul Sociedad Anónima Cerrada contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intele
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