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18518-2021-LIMA
Sumilla: INFUNDADO. SE PRECISA QUE EN EL CASO DE LOS SIGNOS DENOMINATIVOS, ESTOS DEBEN SER OBSERVADOS EN CONJUNTO Y CON LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN, SIN DESCOMPONER SU UNIDAD FONÉTICA Y GRÁFICA, TENIENDO EN CUENTA LA TOTALIDAD DE LAS SÍLABAS Y LAS LETRAS QUE FORMAN LOS VOCABLOS DE LAS MARCAS EN LITIGIO, POR LO QUE, SE HA DETERMINADO QUE LAS MARCAS EN CONFLICTO NO SON SEMEJANTES.
Fecha de publicación (aaaammdd): 20230502
Fecha del documento: –
Índice fuente: JURISPRUDENCIA JUDICIAL
Repositorio oficial: Datos abiertos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SENTENCIA
CASACIÓN Nº 18518-2021 LIMA
Materia: Se ha dispuesto determinadas reglas para establecer si dos signos son confundibles entre sí; en el caso de los signos denominativos, estos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y las letras que forman los vocablos de las marcas en litigio; además, que en el caso de las marcas mixtas, atendiendo que las mismas forman una unidad, la protección del registro es en su totalidad; mientras que en el caso de marcas figurativas, las mismas se encuentran conformadas únicamente por la figura o imagen de un objeto determinado o abstracto. Lima, veintinueve de setiembre de dos mil veintidós LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: – I. Vista; la causa número dieciocho mil quinientos dieciocho – dos mil veintiuno; en Audiencia Pública virtual llevada a cabo en la fecha, ante este Tribunal de Casación integrado por los señores Jueces Supremos Calderón Puertas – Presidente, Yaya Zumaeta, Quispe Salsavilca, Yalán Leal y Bustamante Zegarra; con el expediente judicial digital y el cuaderno de casación formado ante esta Sala Suprema; y, producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia casatoria: II. Asunto En el presente proceso contencioso administrativo, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de fecha 24 de marzo de 20211, contra la sentencia de vista contenida en la resolución Nº 25 de fecha 21 de enero de 20212, que resuelve revocar la sentencia de primera instancia de fecha 22 de junio de 20183 que declara infundada la demanda; y reformándola declararon fundada la demanda; en consecuencia nula la Resolución Nº 00660-2018/TPI-INDECOPI de fecha 02 de marzo de 2017, disponiendo que se emita nueva resolución. III. Antecedentes a. Demanda La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima interpone demanda contenciosa administrativa contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), solicitando se declare la nulidad total de la Resolución Nº 660-2017/TPI-INDECOPI, que declaró infundado su recurso de apelación contra la Resolución Nº 674-2016/CDS-INDECOPI, y en consecuencia confirmó la denegatoria del registro de la marca de servicio para distinguirse la clase 38 de la Nomenclatura Oficial; bajo los siguientes argumentos: – Con fecha 07 de noviembre de 2014 solicitó el registro de la marca de servicio conformada por el signo – Con fecha 14 de enero de 2015, Tuenti Technologies, S.L. formuló oposición al registro del signo solicitado. – La resolución materia de demanda no ha cumplido con aplicar lo dispuesto por el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; al señalar que el signo distintivo solicitado a registro podría inducir a los consumidores a confusión, puesto que las marcas en conflicto distinguen productos y/o servicios que se encuentran vinculados e incluyen en su conformación el mismo signo en forma de guiño, lo que generará riesgo de confusión. Sin embargo, es evidente que el signo solicitado y las marcas registradas y no son similares, ni desde el punto de vista gráfico ni desde el punto de vista fonético y, por ello, de ninguna manera puede sostenerse que exista un riesgo de que se generen problemas de confusión en el público consumidor. – El signo solicitado está conformado por el signo de puntuación “;” y “)” en color naranja, todo dentro de un cuadrado de fondo azul, los colores mencionados son característicos de nuestra representada, Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL), la cual es ampliamente reconocida a nivel nacional. – Las marcas registradas están compuestas, por un lado, por tres sílabas y, por otro lado, por una sílaba, mientras que el signo solicitado no emplea dentro de su conformación vocales y/o consonantes. Asimismo, las marcas registradas poseen diferentes secuencias consonánticas, a diferente de la marca solicitada que no emplea consonantes y/o vocales, lo que permite diferenciarla de las marcas registradas, puesto que éstas si podrán ser entonadas por el público consumidor. b. Contestación a la demanda INDECOPI, expone los siguientes argumentos de defensa: – El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, prohíbe el registro como marca de aquellos signos idénticos o semejantes a una marca anteriormente solicitada o registrada, destinada a distinguir productos o servicios idénticos o similares. – En el presente caso, el consumidor no podrá comparar dos signos en forma simultánea, sino que el que tenga al frente en un momento determinado lo va a confrontar con el recuerdo más o menos vago que guarde del anteriormente percibido. – Aun cuando las marcas registradas incluyen elementos denominativos como son las denominaciones TUENTI y TU respectivamente, desde el punto de vista gráfico el elemento figurativo presente en ellas es muy similar dado que comparten la representación de un gesto de guiño, compuesto por el símbolo de punto y coma (;) y una sonrisa compuesta por el símbolo del paréntesis derecho “)”, lo que determina un impacto visual similar. c. Sentencia de primera instancia Tramitada la causa conforme a ley, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución Nº 13 de fecha 22 de junio de 2018, resuelve declarar infundada la demanda. Se exponen las siguientes razones esenciales que justifican la decisión: (i) desde el punto de vista fonético, las denominaciones “TUENTI” y “TU” presente en las marcas registradas determina que los signos en conflicto se diferencian fonéticamente; no obstante ello, desde el punto de vista gráfico, aunque los signos presenten cierta diferencia como son las denominaciones señaladas, el hecho que los signos presenten en su conformación la figura estilizada de un signo de puntuación (punto y coma) seguido de un signo ortográfico (paréntesis de cierre), lo que da la impresión de una cara sonriente con un guiño, y que el mismo este ubicado al comienzo de los signos registrados y sea el único elemento del signo solicitado, determina que la impresión visual que ambos signos suscitan sea semejante; (ii) los signos en cuestión, son semejantes y dado que ambas marcas distinguen productos que están vinculados, se determina que son confundibles, por lo que no pueden coexistir en el mercado, ya que hay un riesgo importante a ser confundida por el consumidor promedio con la marca prioritariamente registrada; razón por la cual deviene en infundado el argumento esgrimido por la demandante; y (iii) la demandante señala que en la clase 38 hay varias marcas en cuya conformación incluyen la cara feliz, ello no otorgan derecho alguno a la demandante para solicitar un decisión similar, asimismo, los signos registrados a los que hace referencia, son totalmente distintos a los ya registrados pues si bien representan una cara sonriente, no usan los mismos signos de puntuación y ortográficos que se han visto en el presente caso. d. Sentencia de vista Elevados los autos a la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, se resuelve a través de la resolución Nº 25 de fecha 21 de enero de 2021, revocar la sentencia de fecha 22 de junio de 2018 que declaró infundada la demanda; y reformándola, declararon fundada la demanda; en consecuencia nula la Resolución Nº 00660-2018/TPI- INDECOPI de fecha 02 de marzo de 2017, disponiendo que se emita nueva resolución. Expone las siguientes razones que justifican la decisión: (i) las marcas registradas de la opositora son mixtas, están compuestas por un elemento gráfico y uno denominativo, que está representado por la palabra “Tuenti” y “Tu”. Por su parte, la marca solicitada es gráfica, pues no posee ningún elemento denominativo pronunciable en su conformación. No existe semejanza fonética entre las marcas en disputa, (ii) el emoticón de sonrisa con guiño es una emoción y se usa en la mensajería instantánea, que está comprendida en el servicio de telecomunicaciones. Este tipo de símbolos configuran una forma de lenguaje o comunicación, por lo que son de dominio público, pues cualquier persona puede emplearlos para expresar emociones a través de plataformas virtuales, redes sociales, mensajes de texto, entre otros. De allí que, sin elementos adicionales, carecen de distintividad; (iii) la figura de un emoticón en una marca que distingue servicios de telecomunicaciones evoca la mensajería instantánea comprendida en dicho servicio, por lo cual se trata de un elemento débil en la conformación del signo. Asimismo, al ser un símbolo de uso común en los servicios de telecomunicaciones, como los de mensajería instantánea, no puede ser monopolizado por un solo titular; la opositora no puede impedir que terceros incluyan en sus marcas el emoticón de guiño con sonrisa, pues se trata de una figura de dominio público empleada comúnmente en el servicio de las telecomunicaciones; y (iv) se aprecia que el signo solicitado reivindica los colores azul y anaranjado como parte de su componente gráfico, lo que genera capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro; ya que las marcas opositoras poseen colores diferentes como el celeste y el blanco. Además, contienen un elemento gráfico adicional dentro del cual se representa el emoticón de guiño con sonrisa, que es un globo de texto de bordes redondeados con fondo celeste. IV. Recurso de casación Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 8 de junio de 2022, ha declarado procedente el recurso de casación, por las causales de: infracción normativa por interpretación errónea del inciso a) del artículo 45 y de los artículos 47 y 48 del Decreto Legislativo Nº 1075, y del inciso a) del artículo 136 de la Decisión Nº 486. V. Fundamentos Primero. La ratio decidendi de la sentencia impugnada La sentencia de vista expone como sustento para revocar la sentencia de primera instancia que las marcas registradas son mixtas, esto es, están compuestas por un elemento gráfico y uno denominativo, mientras que la marca solicitada es solo gráfica. Asimismo, que el emoticón de sonrisa con guiño es una emoción y se usa en la mensajería instantánea, configura una forma de lenguaje o comunicación, por lo que son de dominio público. Segundo. Sobre la infracción normativa de las normas denunciadas 2.1. A efecto de emitir pronunciamiento respecto de las causales que nos ocupa, es necesario describir lo que regulan las normas denunciadas, así tenemos: Decisión N°486 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. Decreto Legislativo Nº 1075 “Artículo 45.- Determinación de semejanza A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias” “Artículo 47.- Signos figurativos Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida. b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto” “Artículo 48.- Signos mixtos Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente: a) la denominación que acompaña al elemento figurativo; b) la semejanza conceptual; y, c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.” 2.2. Ahora bien, conforme esta Sala Suprema ha señalado en un caso similar, Casación Nº 10454- 2021 de fecha 14 de julio de 2022, cuyas expresiones compartimos, la factibilidad del control de las decisiones judiciales que se otorga a este Tribunal de Casación, importa que cualquier imputación que se formule al fallo objeto del recurso extraordinario, dirigida específicamente a impugnar el juzgamiento concreto hecho por el sentenciador sobre la aplicación o interpretación de la norma jurídica, debe partir de una evaluación conjunta e integral de la sentencia de vista, a la luz de las mismas normas jurídicas cuyas infracciones se invocan y en el contexto de los hechos probados, para así establecer si se ha incurrido o no en las causales materiales denunciadas. 2.3. Estando a las normas antes indicadas, se hace necesario realizar algunas anotaciones conceptuales respecto de los elementos involucrados. 2.3.1. LA MARCA La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al regular sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece en su artículo 134 que: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.” De dicha definición, se entiende que la marca no viene a ser otra cosa que el signo utilizado para la identificación de productos o servicios que se ofertan en el mercado y que sirven para su identificación y diferenciación respecto de otros productos o servicios de la misma especie, constituyendo un bien material que goza de protección por la legislación nacional y supranacional, desde la inscripción o depósito en la entidad administrativa correspondiente; en esa perspectiva, la marca otorga a su titular el derecho a usarla en exclusividad, presumiéndose el cumplimiento de los requisitos de distintividad, perceptibilidad y ser susceptible de representación gráfica, previsto en la legislación vigente; contrariamente, si el signo no cumple tales requisitos, no podrá ser registrado. 2.3.2. DERECHO MARCARIO El derecho marcario establece tres tipos de marca, a saber: denominativa, figurativa o gráfica y mixta. Las denominativas son las que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras, debiendo distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Las figurativas o gráficas están constituidas por imágenes o logotipos que distinguen visualmente una marca. Las mixtas son el resultado de la combinación entre un elemento gráfico (una imagen o logotipo) y la correspondiente denominación incluida en dicho gráfico, pudiendo considerarse que deriva de la combinación de los dos primeros tipos. 2.3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto al factor de confusión, señala que: “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”4. Asimismo, ha manifestado que: “Para establecer la existencia de riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate”5. 2.3.4. CLASES DE CONFUSIÓN yi Doctrinariamente se entiende que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado, puede ser de dos clases: a) Confusión directa, aquella que se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentra marcados por dos signos iguales o similares, de tal manera que el consumidor podría adquirir uno de ellos en la creencia que se trata de otro; y, b) confusión indirecta, aquella que no está referida a los productos o servicios en sí, sino a su origen empresarial, donde el consumidor podría adquirir un producto o contratar un servicio, pensando que es producido o prestado por otro empresario, por lo que esperará una determinada calidad en los mismos, ello basado en la similitud que podría existir en los signos en conflicto, así como la posible identidad entre los canales de comercialización y distribución que pudiese existir. 2.4. Por su parte, la Interpretación Prejudicial Nº 680 -IP-2018, surgida para el presente proceso, en el punto 1.3, señala lo siguiente: “Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan”. (énfasis nuestro) Asimismo, en los puntos 2.4 y 2.5 de la aludida interpretación prejudicial, se indica: “2.4. Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.5. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar estas reglas de comparación para los signos figurativos: (i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. (ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. (iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. (iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe. (v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (vi) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”. 2.5. Conforme se aprecia de los argumentos que justifican las causales propuestas, la parte recurrente considera que, en el caso que nos ocupa, se estaría interpretando erróneamente el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues, concluye que, de acuerdo a la norma en comento, tratándose de la comparación entre una marca mixta y una marca figurativa, se deberá determinar si la figura que presenta son idénticas o parecidas o evocan un mismo concepto; además, que se habría inaplicado el inciso a) del artículo 45, y los artículos 47 y 48 del Decreto Legislativo Nº 10756 debido a que se debió poner mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias. 2.6. Por su parte, se debe indicar que la disposición comunitaria delimita que la marca comprende un signo, que a decir del Tribunal Comunitario define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurales que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio; como lo señala el citado Tribunal, la “numeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”, permitiendo establecer que el registro de la marca dependerá que el signo que la constituya cumpla con las exigencias normativas; asimismo, en interpretación sistemática con el inciso a) del artículo 135, resulta que un signo no será registrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. 2.7. Para el caso de autos, y a efecto de dar respuesta a las causales materia de análisis, es necesario describir lo que comprende un “signo mixto”, “signo descriptivo” y “signo evocativo”, así tenemos: – Signo Mixto (Proceso 178-IP-2015, fundamento 34): El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas”, loqotipos”, íconos, etc. – Signo Descriptivo (Proceso 336-IP-2015, fundamento 31): Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. – Signo Evocativo (Proceso 51-IP-2013, literal E): Es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo. 2.8. Así, tenemos que, de lo señalado se puede establecer que, se ha dispuesto determinadas reglas para establecer si dos signos son confundibles entre sí; en el caso de los signos denominativos, estos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y las letras que forman los vocablos de las marcas en litigio; además, que en el caso de las marcas mixtas, atendiendo que las mismas forman una unidad, la protección del registro es en su totalidad; mientras que en el caso de marcas figurativas, las mismas se encuentran conformadas únicamente por la figura o imagen de un objeto determinado o abstracto. 2.9. De esa forma, debe recordarse que en los puntos 2.4 y 2.5 de la Interpretación Prejudicial Nº 680-IP-2018, se ha establecido cómo se debe efectuar la comparación de un signo figurativo con uno mixto; en este último caso, se debe de identificar cuál es el elemento dominante, si es el elemento denominativo o gráfico. Al respecto se debe tener en cuenta las marcas en conflicto, consideradas por las instancias de mérito, las cuales son: Signo solicitado Signos registrados 2.10. Ahora bien, atendiendo a las pautas establecidas por la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial antes indicada, en el caso de la marca mixta, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica; entonces, como se aprecia de las marcas en conflicto, siguiendo la pauta antes indicada, aquellas presentan notables diferencias, tanto a nivel fonético y gráfico, que permiten que sean identificadas sin riesgo de confusión. 2.11. En cuanto a la pauta establecida en el punto 2.4 de la misma interpretación prejudicial, dicho parámetro determina que la comparación se debe de realizar entre el elemento dominante de la marca mixta con el signo figurativo; al respecto, se evidencia que el elemento dominante de la marca mixta lo constituye el término TUENTI, pues de una impresión visual en conjunto es lo que sobresale o resalta de toda la marca; entonces, de lo señalado por el Tribunal de la Comunidad Andina, en este extremo de la interpretación prejudicial ya señalada, no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca registrada. 2.12. En el caso que nos ocupa, la entidad recurrente, considera que entre los gráficos de las marcas cuestionadas existiría riesgo de confusión; pero, relacionado con ello, el punto 2.5 de la ya comentada interpretación prejudicial, ha establecido la forma cómo se debe comparar dichas marcas, para ello, es necesario tener en cuenta los gráficos de las marcas de las partes: 2.13. Entonces, en el caso de la marca registrada se aprecia que la misma se encuentra conformada por una figura que se asemeja a un globo o una figura estilo cuadrado de color celeste, cuyos tres extremos son curvos, en cuyo interior se encuentran el signo “;” seguidamente de “)” de color blanco, que asemejan una cara feliz guiñando un ojo; mientras que, en el signo solicitado a registro, el mismo se encuentra conformado por un rectángulo de color azul, en cuyo interior se encuentran los signos “;” y “)” de color naranja, siendo que este último signo es más grueso, que en conjunto asemejan a una cara sonriendo o riéndose; por lo tanto, a nivel gráfico se evidencian diferencias notorias, no apreciándose semejanzas que permitan un riesgo de confusión. 2.14. Por consiguiente, del contenido de las normas involucradas con las causales que nos ocupan, y de lo expuesto por la Sala Superior se puede establecer que, al momento de emitir la sentencia de vista en ningún momento se ha vulnerado el inciso a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486, ni el inciso a) del artículo 45 ni los artículos 47 y 48 del Decreto Legislativo Nº 1075, pues se determinó que las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente, al evidenciarse notorias diferencias (marca solicitada con la marca registrada) no solo a nivel fonético (pues la marca solicitada no se compone de ningún elemento denominativo), sino también gráfico, debido a que en la marca registrada el elemento dominante se encuentra en el elemento denominativo TUENTI; además, que dicha decisión surgió como consecuencia de analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y los criterios sustanciales señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe riesgo de confusión; por ende, lo argumentado por el Colegiado de mérito se ajusta a derecho, debido a que estamos ante marcas que no causan riesgo de confusión, ni de asociación, y son perfectamente identificables entre sí; asimismo, al haberse determinado que las marcas en conflicto no son semejantes, no se vulnera las normas señaladas inicialmente; por tanto, acorde a lo expuesto, las infracciones normativas propuestas deben declararse infundadas. VI. DECISIÓN Por tales consideraciones, de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria; declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de fecha 24 de marzo de 20217; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución Nº 25, expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 21 de enero de 20218; en los seguidos por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (Entel S.A.) contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y otro, sobre acción contencioso administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución el diario oficial El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo ponente el doctor Calderón Puertas. SS. CALDERÓN PUERTAS, YAYA ZUMAETA, QUISPE SALSAVILCA, YALÁN LEAL, BUSTAMANTE ZEGARRA. 1 Ver página 630 del expediente judicial digital. 2 Ver página 603 del expediente judicial digital. 3 Ver página 415 del expediente judicial digital. 4 Proceso de Interpretación Prejudicial 085-IP-2004. 5 Proceso de Interpretación Prejudicial 242-IP-2013. 6 Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 7 Ver página 630 del expediente judicial digital. 8 Ver página 603 del expediente judicial digital. C-2170652-55
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